PROCESO No. 124-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 124-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literal b, 136, literal a, 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I.

Caso: marca “HERBAMIELITO (mixta)”.

Expediente: N° 2002-00347 (8338).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de “La Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de julio de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “El 23 de febrero de 2001 la sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S., presentó formulario único ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el objeto de que se concediera el registro de la marca mixta HERBAMIELITO”; que “La División de Signos Distintivos concedió el 17 de mayo de 2002, el registro de la marca HERBAMIELITO para distinguir productos de la Clase 5ª de la Calificación Internacional de Niza”; que “La Sociedad NATURE’S BLEN (sic) DE COLOMBIA LTDA. C.I., solicitó el registro de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND al cual se opuso la sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S y por tanto se acudió al Consejo de Estado a fin de determinar a cual de las partes le asiste la razón”; que “La marca mixta HERBAMIELITO es el diminutivo de la marca HERBAMIEL y por este motivo dicho registro debe ser anulado ya que en la clase 5ª no puede ser registrada dado que en la actualidad existe un litigio del cual se precisó en el punto anterior y por lo tanto la explotación comercial de esta marca conduciría el (sic) público a error, porque la marca HERBAMIELITO significa ser derivado de HERBAMIEL que es el producto cuyo proceso ya se inició”; que “Autorizar la inscripción de la marca HERBAMIELITO atentaría gravemente contra las normas de la Comunidad Andina de Naciones, según las cuales se induciría al público a error por adquirir un producto que tiene en su etiqueta el diminutivo de un nombre cuyo proceso se encuentra en controversia”; que “La sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S. al inscribir la marca mixta HERBAMIELITO esta induciendo a error porque la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND en la actualidad es explotada comercialmente por la sociedad NATURE’S BLEND”; y que “La marca HERBAMIELITO debe ser sacada del mercado hasta que se decida sobre la controversia jurídica originada en la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND”.

   Observa el Tribunal que, en el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “… la sociedad Nature’S (sic) Blend de Colombia Limitada C.I ahora demandante no presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca ‘HIERBAMIELITO’ (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, ni interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa”; y que “de conformidad con lo previsto en la resolución 01517 del 22 de enero de 2002 la sociedad Nature’s Blend de Colombia Ltda. C.I, no es titular del registro de la marca ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente”.

   En el escrito de contestación a la demanda presentado por el “apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S. EN C.S., tercero interesado en el proceso de la referencia”, se alega que “La oposición presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la sociedad que represento … fue admitida y mediante resolución 1517 del 28 de enero de 2002 resuelve declarar fundada dicha oposición y negar el registro de la marca mixta HERBAMIEL NATURE’S BLEND a la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª internacional. El argumento básico para concluir la parte resolutiva emitida por esta Superintendencia es la relación existente entre los productos naturales de la clase 31ª amparados por el registro previo de mi representada con la marca HERBAMIEL y el registro pretendido por la sociedad actora HERBAMIEL NATURE’S BLEND para productos naturales de la clase 5ª … En efecto, la marca HERBAMIEL de mi representada fue solicitada el 3 de noviembre de 1995 y la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND de la sociedad demandante fue presentada el 12 de febrero de 2001, seis años después”; que el argumento de la parte actora de que “HERBAMIELITO lleva el diminutivo de la marca HERBAMIEL … NO ES UN HECHO, es una apreciación personal del apoderado de la parte demandante … primero en el tiempo, existe una solicitud de la marca HERBAMIEL por parte de mi representada que fue presentada seis (6) años antes de la solicitud de la parte actora y se concedió favorablemente y actualmente se encuentra vigente …”; que “es la empresa Nature’s Blend la que busca confundir al consumidor, haciéndole pensar que está adquiriendo los productos de mi apoderada – Herbamiel y Herbamielito – los cuales gozan de un gran prestigio en el mercado”; y que el argumento del demandante de que “Autorizar la inscripción y la explotación económica de la marca HERBAMIELITO atenta en forma grave contra nuestro actual ordenamiento … NO ES UN HECHO. No tiene fundamento legal. La sociedad demandante no tiene ningún derecho vigente sobre la marca HERBAMIELITO, para amparar productos naturales … Por lo tanto, no puede explotar económicamente una marca previamente amparada por mi representada pues carece cualquier (sic) derecho”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la parte actora apoya “los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda” en lo siguiente: “… en la Decisión 486 de la Comunidad Andina se establece plenamente cuales son los deberes y derechos que tienen los comerciantes al momento de solicitar la inscripción de un registro marcario”; que “… estas normas disponen una serie de obligaciones para la Entidad encargada de vigilar los registros de marca, por lo tanto en el caso colombiano la Suoperintendencia (sic) de Industria y Comercio sería la llamada a corregir la equivocación cometida”; que “… ante el hecho de que dicha entidad inobservó esta obligación le corresponde al Consejo de Estado decidir sobre la permanencia o no de la marca mixta HERBAMIELITO en el mercado”; y que “… hasta tanto no se resuelva la controversia por la concesión de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND no puede ser decidida la concesión de la marca HERBAMIELITO, por tratarse como es obvio del diminutivo de la marca HERBAMIEL”.

   El Tribunal observa que, en la demanda, se alega que “… en la clase 5ª la única Sociedad que solicitó previamente la inscripción de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND fue la Sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I.; por consiguiente no es posible la concesión del diminutivo de una marca parecida, porque además de que el público consumidor se confunde, se estaría presentando una explotación irregular de un diminutivo de una marca que no corresponde a quien solicitó el registro de la marca mixta HERBAMIELITO. La marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND, no es de propiedad de la Sociedad PRODUCTOS NATURASOL y por tanto cualquier solicitud que se haga sobre nombres similares o parecidos, constituye una explotación irregular para inducir al público consumidor directamente a error”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. En el citado escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sostiene que “… efectuado el correspondiente examen de registrabilidad por la oficina nacional competente no se encontró que la marca antes mencionada estuviera incursa en las causales de irregsitrabilidad (sic), especialmente en la descrita en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 …”; que “… la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (ius probandi) consagrado en las prescripciones del artículo 154 de la Decisión”, y que “… es evidente que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la del registro ante la oficina Nacional Competente, excepcionalmente se dan privilegios a quien la solicitó por primera vez en el tiempo, no siendo por tanto de recibo en cuanto a que sobre una marca no registrada se tienen los mismos derechos que posee un titular legítimo sobre una marca debidamente registrada”.

   2.2. El apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S. EN C.S. argumenta por su parte, en el escrito de contestación, que “… dentro de los términos previstos y con la posibilidad de hacerlo, la parte actora no presentó oposición alguna que pueda desvirtuar el registro de la marca … si la marca HERBAMIELITO se concedió teniendo en cuenta la marca HERBAMIEL de la clase 5ª, ésta última también fue concedida a la sociedad que represento. En efecto, una primera...