PROCESO 109-IP-2005
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 109-IP-2005
Interpretación prejudicial de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00185 (7991). Actor: AZTRA ZENECA AB. Marca: “LOC PAIN”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de julio de 2005.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
A. Las partes:
Demandante: AZTRA ZENECA AB.
Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero interesado: TECNOFARMA S.A.
B. Hechos Relevantes.
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Los hechos.
Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:
La sociedad ASTRA AKTIEBOLAG solicitó el 20 de marzo de 1998 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “LOC PAIN” (nominativa) para distinguir sustancias y preparaciones farmacéuticas, productos de la clase 5 Internacional.
El 19 de junio de 1998, se publicó el extracto del signo en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 461, sin que se hubiera presentado observaciones por parte de terceros.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 16325 del 21 de septiembre de 1998, negó el registro de la expresión “LOC PAIN” a la sociedad ASTRA AKTIEBOLAG para distinguir los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la marca “PAIN” (certificado 199656), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Contra esta decisión la sociedad ASTRA AKTIEBOLAG interpuso los recursos de reposición y apelación.
La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 04469 de 17 de marzo de 1999, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución N° 39656 de 28 de noviembre de 2001 se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 16325 del 21 de septiembre de 1998.
C. Fundamentos de derecho.
La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, por las siguientes razones:
El signo solicitado “LOC PAIN” posee elementos adicionales que le otorgan suficiente distintividad frente a la marca “PAIN”, y que permitirá al consumidor diferenciarlas a simple vista. En efecto, el elemento LOC permite diferenciarlo de PAIN, desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, ya que este prefijo al aparecer escrito en primera posición antes de la expresión PAIN, constituye un elemento principal y distintivo de la marca que el público consumidor retiene en su mente.
La expresión LOC es una expresión de fantasía que le otorga características especiales al signo solicititado frente a “PAIN”.
La palabra PAIN significa en español dolor y, hoy en día, esta palabra ha devenido en un término genérico que carece de distintividad en el mercado de los productos de la clase 5 y, en especial, los farmacéuticos.
En consecuencia, si se reconociera un derecho exclusivo sobre la expresión PAIN o DOLOR, se estaría permitiendo la creación de un monopolio sobre esta palabra y la prohibición de ser utilizada por los consumidores, así como por los competidores de productos farmacéuticos, cuyo objetivo es aliviar el dolor de un paciente.
Por último, hay otras marcas registradas a nombre de diferentes particulares, que contienen el prefijo PAIN, y que coexisten pacíficamente con la marca “PAIN” de Tecnofarma S.A., como las siguientes: “BACKPAIN” y “DOLOPAIN”.
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La contestaciOn a la demanda.
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La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda con los siguientes argumentos:
La marca “LOC PAIN” es similar y confundible con la marca “PAIN”, registrada con anterioridad, por las siguientes razones:
a. Las dos marcas presentan similitudes ortográficas y gramaticales, ya que el signo solicitado reproduce la marca “PAIN” limitándose a agregarle la expresión LOC, lo que no le otorga suficiente distintividad y, por lo tanto, induciría al público a error sobre la procedencia del producto.
b. El signo solicitado “LOC PAIN” comprende productos idénticos a los amparados por la marca registrada “PAIN”, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, ya que podría creerse que se trata de la misma marca o de marcas de un mismo titular que distinguen una nueva línea de productos.
c. Con base en la jurisprudencia que el Tribunal Andino de Justicia ha sentado sobre el tema[1], se encuentra que, en principio, los productos o servicios que se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, presentan similitud real para el consumidor, quien podrá confundirse.
d. El consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que, de no ser así, existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede en el caso particular.
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El tercero interesado, Tecnofarma S.A., según el informe del Juez consultante, no se pronunció sobre la demanda.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
Las normas cuya interpretación solicitó el Juez Consultante fueron los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “LOC PAIN” fue presentada el 20 de marzo de 1998, fecha en la cual se encontraba vigente esta norma. Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que cuando entró en vigencia esta última Decisión se encontraba en trámite la actuación administrativa que culminó con la expedición de los actos que concedieron el registro de la marca impugnada.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DESICION 344
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona
.
(...)
No podrán registrarse como marcas los signos que
:
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior
,
(…)
Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos
:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Decisión 486
(…)
Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia
.
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Consideraciones.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, confusión directa y confusión indirecta, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, signos en idioma extranjero, palabras de uso común en marcas farmacéuticas y signos compuestos.
A. AplicaciOn de la norma comunitaria en el tiempo.
En el caso planteado, del examen de los hechos y de los anexos correspondientes al proceso interno N° 2002-00185 (7991), se desprende que la solicitud de registro de marca fue presentada el 20 de mazo de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mientras que las Resoluciones de la...
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