PROCESO No. 104-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 104-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad NU SKIN INTERNATIONAL, INC.

Caso: marca “NUTRISKIN (mixta)”.

Expediente: N° 2002-00160 (7940).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de junio de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “la sociedad AGENCIA (sic) MOTTA S.A., presentó una solicitud para el registro de la marca ‘NUTRISKIN (MIXTA)’ …”; que “esta solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentándole observaciones la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC”; que “la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada por la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC, y se negó el registro de la marca ‘NUTRISKIN (MIXTA)’, por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”; que “la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A., presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la anterior resolución …”; que “Mediante Resolución núm. 32203 de 28 de septiembre de 2001 se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A., en contra de la anterior resolución, confirmándola en todas sus partes”; y que “Mediante Resolución 39495 de 28 de noviembre de 2001, la Superintendencia Delegada para la Propiedad resolvió el Recurso de apelación interpuesto en subsidio, revocando en todas sus partes la Resolución núm. 18033, o sea aquella que declaraba fundada la observación presentada por la sociedad UN (sic) SKIN INTERNATIONAL INC., quedando agotada así la vía gubernativa”.

   Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda, “La sociedad AGENCIAS MOTTA S.A. presentó el día 18 de Febrero de 1997, una solicitud para el registro de la marca ‘NUTRISKIN (MIXTA)’, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional …”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando al efecto que “… el error de la administración consistió en concluir que entre la marca solicitada a registro NUTRISKIN (Mixta) de la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A., y la marca registrada NUSKIN (sic), no existen semejanzas susceptibles de inducir al público a error, la confusión se acentúa si tenemos en cuenta que las dos marcas además de ser casi idénticas, se destinan a distinguir los mismos productos, es decir, los de la clase tercera de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual sin lugar a dudas incrementa las posibilidades de confusión para el publico (sic) consumidor”; que “… en efecto la marca solicitada a registro ‘NUTRISKIN’ (MIXTA), pretende distinguir ‘Cremas para limpiar, cuidar y embellecer el rostro, las manos y el cuerpo’ comprendidos en la clase 3 internacional y que por su parte la marca registrada ‘NU SKIN’ distingue: ‘Cosméticos y productos de perfumería a saber: preparaciones y lociones para el cuidado de la piel y el cabello, lociones limpiadoras para la piel, limpiadores faciales, composiciones y mascarillas de barro para revitalizar la piel, tónicos para la piel, cremas humectantes para la piel, cremas rejuvenecedoras para la piel, composiciones para el estiramiento facial, geles limpiadores para el cuerpo, exfoliadores, lociones para las manos, lubricantes para la afeitada, lociones para después de la afeitada, protectores de sol para la piel …’ dentro de los cuales evidentemente se encuentran los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada, entonces podemos concluir que la marca solicitada ‘NUTRISKIN (MIXTA)’ se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad señalada en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”.

   El consultante también informa que, según el actor, “de acuerdo con lo anterior la expresión ‘NUTRISKIN’ no es susceptible de registrarse como marca ya que esta (sic) imita y reproduce la marca ‘NU SKIN’ lo que crearía confusión en el publico (sic) consumidor, en cuanto a sus productos y en cuanto al origen empresarial de los mismos”; que “la expresión NUTRISKIN (Mixta), carece de distintividad elemento este indispensable para ser admitido su registro como marca, ya que su similitud con la marca NU SKIN puede inducir al público a error”; y que “ambas marcas comparten de manera idéntica seis letras en el mismo orden, esto ocasiona que para el oído humano suenen de forma muy parecida además que tienen los mismos golpes de voz, por otro lado ante la gran similitud existente el público consumidor podría pensar que ambas marcas pertenecen al mismo empresario cuando en realidad estas provienen de dos fabricantes diferentes sin ningún vínculo entre sí, agravando la situación anterior el hecho de que ambas marcas se destinan a distinguir los mismos productos …’ ”.

   El Tribunal observa además que, según la demanda, “no se puede desconocer que la expresión ‘NUTRISKIN’ a pesar de estar acompañada de un elemento gráfico, este no es lo suficientemente distintivo como para que pueda acceder a registro, pues es la palabra NUTRISKIN escrita en un tipo de letra especial …”; que “al hacer el análisis de registrabilidad se debe prescindir de dicho elemento ya que según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico …”; que “las expresiones ‘NUTRISKIN’ y ‘NU SKIN’ … son prácticamente idénticas desde el punto de vista ortográfico y fonético …”; que “La marca solicitada por la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A. está compuesta por nueve (9) letras, de las cuales seis (6) componen la marca previamente registrada, las cuales se encuentran colocadas en el mismo orden y posición, lo que evidentemente reafirma la confundibilidad existente entre dichas marcas”; que “no podemos desconocer que la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL, INC., es legítima titular en Colombia de los siguientes Registros de marca … ‘NU SKIN’ para distinguir productos de la clase 3ª … ‘NU SKIN’ para distinguir productos de la clase 16 …”; que “En el presente caso es evidente que las expresiones NU y NUTRI, contrario a lo afirmado por el señor Delegado, no son suficientemente distintas como para hacer de cada una de las marcas en pugna, un conjunto inconfundible, pues salta a la vista que la expresión NUTRI reproduce la primera parte de la marca ya registrada NU, la cual forma un conjunto suficientemente distintivo con la palabra SKIN”; y que “es obvio que la coexistencia de las marcas NUTRISKIN y NU SKIN en cabeza de dos propietarios diferentes para distinguir los mismos productos de la clase 3 Internacional, diluiría la fuerza distintiva de la marca primeramente registrada en perjuicio de mi representada ya que esta situación haría que el signo registrado NU SKIN pierda su capacidad de identificar al empresario así como también de distinguir los productos que se venden en el mercado”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “… en lo relativo a la solicitud de registro de la marca ‘NUTRISKIN’ para distinguir los productos de la clase 3 … se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria...