PROCESO 117-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 117-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal, Distrito N° 1, de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, de La República del Ecuador. Expediente interno N° 7676-LR. Actor: FERNANDO SEPULVEDA JARAMILLO. Marca denominativa “BIGBOSS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal, Distrito N° 1, de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, de la República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de agosto de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: FERNANDO SEPULVEDA JARAMILLO.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   Tercero interesado: HUGO BOSS A.G.

   2. datos RELEVANTES.

      1. Los hechos.

         Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

         1. FERNANDO JARAMILLO SEPULVEDA solicitó el 30 de diciembre de 1999 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo “BIGBOSS” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 99508/99.

         2. El 30 de diciembre de 1999 la sociedad HUGO BOSS A.G. presentó observaciones al registro del signo denominativo “BIGBOSS”, con base en la marca denominativa “BOSS” para amparar productos comprendidos en la clase 25 Clasificación Internacional y registrada en Ecuador bajo el N° 818-94.

         3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 977817 del 22 de agosto de 2000, mediante el cual resolvió aceptar la observación presentada, denegar el registro de la marca solicitada y archivar el expediente.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

         El actor sostiene como fundamento de su demanda las siguientes razones:

         1. El signo “BIGBOSS” es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado los productos que protege, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.

         2. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial ha debido observar el siguiente criterio: Las marcas deben ser analizadas en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva y desde la óptica del consumidor común, teniendo en cuenta la estructura gramatical, fonética y la acentuación prosódica de las mismas. De haber observado dicho criterio se hubiera concluido que entre los signos en litigio existen elementos diferenciadores, pues el signo “BIGBOSS” no sólo se encuentra conformado por término BOSS, sino por BIG, que están unidos y se pronuncian en conjunto y no en forma separada, como lo afirmó la Dirección de Propiedad Industrial.

   3. La contestaciOn a la demanda.

      1. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda con los siguientes argumentos:

         1. Realizado un cotejo marcario de la forma recomendada por la doctrina, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias y desde la óptica del consumidor medio, se concluyó que las denominaciones “BIGBOSS” y “BOSS” son semejantes a simple vista, ya que se trata de una trascripción de la referida marca registrada, lo cual podría producir confusión en el público consumidor así como en los medios comerciales respecto del origen empresarial de los productos; además, las dos están destinadas a proteger productos de la clase 25 Clasificación Internacional, lo que hace que el riesgo de confusión sea mayor.

         2. El signo “BIGBOSS” carece de fuerza distintiva para distinguir los productos que pretende amparar con los que comercializa la marca registrada, y, por lo tanto, no cumple los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      2. La sociedad HUGO BOSS AG, tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

         1. El análisis de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se hizo conforme a criterios legales y doctrinarios y siguiendo reglas unánimemente aceptadas, como la relativa a que los signos sean vistos de un modo sucesivo, no simultáneo, en conjunto y sin fraccionarlos, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, y desde la óptica del consumidor medio.

         2. El signo “BIGBOSS” no es suficientemente distintivo frente a la marca previamente registrada “BOSS”.

         3. Los productos a los que hacen relación tanto “BIGBOSS” como “BOSS” pertenecen a la misma clase y, por lo tanto, el consumidor podría ser llevado irremediablemente a una confusión al pensar que tienen el mismo origen empresarial.

         4. La marca “BOSS” ha sido varias veces considerada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial como una marca notoria y, por lo tanto, merece una protección especial.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación prejudicial son: artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a excepción del literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo “BIGBOSS” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Advierte el Tribunal que la interpretación del literal i) del artículo 82[1] no se realizará, ya que el caso bajo estudio no tiene relación con las denominaciones de origen tratadas por la norma citada.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DESICION 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(...)

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,

(…)

Artículo 83

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)

4. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, confusión directa y confusión indirecta entre signos, comparación entre marcas denominativas, y de la marca notoriamente conocida y de la prueba de la notoriedad.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del...