PROCESO 120-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 120-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BELLOTÍN (mixta). Actor: Sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. Proceso interno Nº 2003-00461.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera de Estado Doctora Maria Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 2003-00461;

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1196 de 11 de julio de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: SOCIEDAD BELLOTA HERRAMIENTAS S.A y demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Jorge Enrique Florez Torres.

2. Hechos

   El 12 de octubre de 2000, Jorge Enrique Florez Torres, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BELLOTÍN (mixto) para amparar productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 6: metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos; cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial de Propiedad Industrial Nº 505 de 27 de junio de 2001.

   El 20 de noviembre de 2001, la sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A., presentó escrito solicitando el rechazo del registro del signo BELLOTÍN (mixto) solicitado, con base en la similitud con la marca BELLOTA (mixta) que se encuentra registrada bajo el N° 24871, en la Clase 8. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 8: herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas; maquinillas de afeitar) con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2003.

   Por Resolución N° 21819 de 17 de julio de 2002 dictada por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se niega el registro de la marca BELLOTÍN (mixta) a favor de Jorge Enrique Florez Torres y de conformidad con esta misma Resolución la División de Signos Distintivos no consideró el escrito de solicitud de rechazo como una oposición por no cumplir con los requisitos formales. Sin embargo la Superintendencia negó el registro porque “… encontró que la marca BELLOTA (MIXTA), para distinguir toda la clase 08, está concedida según consta en el certificado 24871 … cuyo titular es BELLOTA COLOMBIA S.A. … que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante …”.

   El apoderado del señor Jorge Enrique Florez Torres presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución N° 21819 de 17 de julio de 2002. Mediante Resolución N° 30051 de 20 de septiembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando en su integridad la Resolución Nº 21819 de 17 de julio de 2002.

   Por Resolución N° 37258 de 25 de noviembre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al atender el recurso de apelación resolvió “revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 21819 de 2002 … Conceder el registro de la marca BELLOTIN (mixta), para distinguir: Clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares, productos comprendidos en la clase 6 de la séptima edición de la Clasificación Internacional de Niza …” a favor de Jorge Enrique Florez Torres.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora aduce, en sustento de sus pretensiones, que se violaron los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre la supuesta violación del artículo 134 y 135 literales a) y b), dice que el signo BELLOTÍN (mixto) es susceptible de representación gráfica, pero que no cumple el requisito de distintividad, ya que “… se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero, y específicamente con la marca BELLOTA (MIXTA) de propiedad de mi representada”. Dice igualmente que: “…el acto acusado viola el Artículo 134 … por cuanto considera como distintivo el signo BELLOTIN (MIXTA) (sic), cuando en realidad no lo es, por existir una marca similar y prácticamente idéntica … cual es BELLOTA”.

   En vista de que las marcas en conflicto son mixtas, la actora dice: “…que en las marcas enfrentadas, predomina la parte denominativa, ya que en las marcas del tamaño y colocación del elemento nominativo dentro de la etiqueta desplaza el elemento gráfico ubicándolo en un segundo plano de importancia. Igualmente … la parte nominativa de las marcas mixtas predomina teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras…”.

   Sobre el artículo 136 literal a), el demandante considera que con el registro de la marca BELLOTÍN (MIXTA) existe el riesgo de confusión gráfica, fonética e ideológica. En cuanto al cotejo visual de las marcas dice que la confusión es provocada por “… la existencia de una casi identidad ortográfica, ya que las dos expresiones comparten la misma estructura ortográfica, reproduciéndose la marca previamente registrada en la marca posteriormente registrada”. Sobre el cotejo desde el punto de vista fonético dice que entre las marcas en conflicto “ … existe una casi identidad en su estructura gramatical y comparten la misma silaba tónica, secuencia de vocales y consonantes, lo que produce una pronunciación casi idéntica entre las marcas en conflicto”. Sobre el cotejo ideológico, la parte actora dice que: “… la marca … BELLOTA tiene un significado que figura en el Diccionario de la Lengua Española” y que “… la marca registrada posteriormente BELLOTIN se constituye en el diminutivo de la marca registrada previamente BELLOTA, lo que genera una evidente asociación del público al encontrarse frente a estas dos marcas”.

   Sobre la vinculación competitiva, dice que: “… ambas marcas se encuentran estrechamente relacionadas en el comercio … a pesar de que los productos se encuentran ubicados en distintas clases del nomenclator, desde el punto de vista de la especialidad de las marcas, encontramos que los productos se encuentran relacionados …”. Basándose en jurisprudencia del Tribunal dice que los productos comparten los mismos canales de comercialización, utilizan los mismos medios de publicidad, existe vinculación entre los productos, además, que éstos son complementarios y del mismo género, tienen la misma finalidad y se da la intercambiabilidad de los productos.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que con la emisión de la Resolución Nº 42477 “… no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias especialmente las contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Igualmente dice que esta Resolución se expidió: “… legal y válidamente … concediendo el registro de la marca ‘BELLOTA’ para distinguir ‘CLAVOS Y HERRADURAS PARA EQUINOS, BOVINOS, ASNALES Y MULARES’ productos comprendidos en la clase 6 …”. En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio comete un error al no hacer referencia a la marca BELLOTIN (mixta) objeto de la controversia sino a la marca BELLOTA (mixta) ya registrada. Dice que: “… la revocatoria hecha por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en cuanto concede el registro de la marca solicitada, estuvo fundamentada en que el acto del inferior tuvo una apreciación errónea en cuanto la marca solicitada no era susceptible de registro”.

   La Superintendencia manifiesta que “… el punto de conflicto alegado por el demandante es que la marca concedida afecta el derecho de un tercero porque éste es titular de un registro marcario, que en su criterio es confundible con la marca solicitada. Sin embargo, este argumento se desvirtúa porque los signos en conflicto pertenecen a dos clases completamente diferentes que no tienen relación de conexidad competitiva entre las mismas”. Y que: “… los signos confrontados pretenden amparar productos de distinta clase que no tienen la misma finalidad y satisfacen necesidades diferentes, además de no compartir los mismos canales de comercialización y/o publicidad, razón por la cual el consumidor final será diferente”.

   Sostiene la demandada que: “… la confundibilidad de las marcas en conflicto se descarta de plano por no estar en la misma clase de nomenclátor, ni presentar los mismos canales de comercialización, ni utilizar la misma clase de nomenclátor, ni utilizar los mismos medios de publicidad, lo cual, sin lugar a dudas descarta una conexión competitiva entre los productos que se pretenden proteger con los...