PROCESO 98-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 98-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador. Marca: DON VITTORIO+diseño. Actor: ALICORP S.A. Proceso interno Nº 5329-CSA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Luis Rosero Morales, relativa a “los artículos 81, 83 literal (sic) a), b), d), 100, 108 inciso final, 102 y 128 de la Decisión 344 y artículos 153, 191, 192 225, 229 y 231 de la Decisión 486 …”, dentro del proceso interno Nº 5329-CSA.

El auto de 27 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 465–TDCA-2S-5329-CSA, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es ALICORP S.A y demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Tercero interesado es PASTIFICIO NAPOLITANO CIA. LTDA.

b) Hechos

El 21 de noviembre de 1996, PASTIFICIO NAPOLITANO CIA. LTDA. presentó solicitud de registro del signo DON VITTORIO+diseño como marca para distinguir productos de la Clase Internacional 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 382.

El 14 de enero de 1998, ALICORP S.A. presentó observación contra el registro con base en la titularidad de la marca de fábrica DON VITTORIO inscrita en el Ecuador bajo el Nº 396-70 que distingue productos también de la clase 30.

El 7 de mayo de 1998, por Resolución Nº 964450, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se resuelve rechazar la observación presentada por ALICORP S.A. y conceder el registro del signo como marca DON VITTORIO+diseño a favor de Pastificio Napolitano Cía. Ltda.; en la Resolución se argumenta que: “La Fabril S.A. antecesora de Alicorp S.A., ha registrado la marca de fábrica Don Vittorio bajo el Nº 396-70, de 31 de agosto de 1970; De igual forma la marca hoy solicitada por Pastificio Napolitano Cía. Ltda.., ha sido registrada, sin oposición alguna bajo el Nº 860-74, el 11 de diciembre de 1974, para proteger productos de la clase internacional 30 de la clasificación de Niza, con vigencia hasta el 19 de diciembre de 1993, la misma que caducó por no haber solicitado oportunamente la renovación. De lo cual se desprende que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente … la solicitud de registro de la marca correspondiente a la compañía Pastificio Napolitano Cía. Ltda.. es una reiteración para mantener registrada su marca DON VITTORIO y su diseño, que durante 24 años ha venido usando en el mercado sin objeción de ningún tipo, según se desprende de los documentos adjuntos al expediente … De conformidad al Artículo 84 de la Decisión 344 … la compañía Pastificio … ha probado la notoriedad nacional de su marca … “

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora manifiesta, que el Director Nacional de Propiedad Industrial al expedir la Resolución Nº 975711 violó el artículo 102 de la Decisión 344; que el artículo 84 de la misma Decisión, establece “Uno de los criterios sine qua non que deben de considerarse para determinar la notoriedad de la marca es que ésta se encuentre INSCRITA, puesto que si no fuera así todos los demás criterios de valoración no tendrían sustento, pues … para que una marca pueda existir y con su uso adquirir notoriedad debe estar legalmente registrada” que el Director Nacional de Propiedad Industrial “… le otorga de oficio notoriedad a una solicitud de marca, la cual ha sido observada y por lo tanto tiene una mera expectativa de ser registrada …” y en consecuencia “… es claro que la denominación ‘Don Vittorio’ … no puede tener la calidad de notoriamente conocida, porque no tiene la condición de marca al no haber sido registrada”.

Indica que: “El registro Nº 860-74 que fue de propiedad de Pastificio Napolitano Cía. Ltda. caducó el 19 de diciembre de 1993 y no fue renovado en su debida oportunidad, consecuentemente todo derecho sobre ese registro desapareció en el momento que no fue renovado”. Manifiesta su extrañeza por la declaración de que: “… Pastifio (sic) Napolitano le asiste un derecho de ‘reiteración’ a tener registrada una marca idéntica y confundible con otra previamente existente. Desde luego, el señor Director Encargado se olvidó, convenientemente, de precisar la fuente legal de la que emana tan sui géneris criterio”.

Sostiene que: “… el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma, por lo cual el hecho de que Pastifico (sic) Napolitano haya utilizado su marca (sin registro) por el tiempo que sea, no le concede absolutamente ningún derecho … por lo tanto, El Director Nacional … no podía aceptar la solicitud para registro de una marca observada por el propietario de otra, exactamente igual y destinada a proteger productos de la misma naturaleza e incluidos en la misma clase internacional”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El delegado del Procurador General del Estado, indica que le corresponde al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “… comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada” y que acudía al proceso “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales …”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta a la demanda.

El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, no contesta a la demanda.

PASTIFICIO NAPOLITANO CIA. LTDA. contesta la demanda diciendo que: “… ha mantenido desde el año 1974 un establecimiento industrial y varios establecimientos comerciales bajo el nombre DON VITTORIO, por lo cual dicho nombre comercial es de propiedad de PASTIFICIO NAPOLITANO CÍA. LTDA. … ha utilizado ampliamente la marca DON VITTORIO desde 1974 en sus productos alimenticios, especialmente fideos y pastas, por lo tanto, es una marca notoriamente conocida en el Ecuador”.

Sobre el uso exclusivo de la marca la demandada dice que: “… tiene un derecho adquirido sobre la marca DON VITTORIO, por su utilización, por su notoriedad, por su valor comercial, por la clientela que ha formado, por la indicación de origen de sus productos, por la distinción, garantía y calidad de los mismos, su publicidad, producto de un gran esfuerzo comercial y considerables inversiones por parte de mi representada”. Indica que: “… jamás se ha aprovechado del prestigio ajeno, peor aún el uso de la marca DON VITTORIO puede inducir a error o confusión, puesto que, ALICORP S.A. jamás ha intentado usar en el Ecuador la marca DON VITTORIO y jamás han ingresado en el país productos provenientes de dicha compañía que tiene su domicilio en la República del Perú …”

Respecto a la notoriedad de la marca, hace referencia al artículo 84 de la Decisión 344 y dice que: “… en el trámite administrativo aportó abundante prueba sobre la notoriedad de la marca DON VITTORIO Y DISEÑO...