PROCESO 128-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 128-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL Marca: “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta). Proceso interno N° 2002-0136-01 (7890).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de julio del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 10 de agosto del 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A.

   1.2. Acto demandado

   Esta solicitud ha sido formulada dentro del proceso interno Nº 2002-0136-01 (7890), iniciado por la Instancia Nacional compareciente como consecuencia de la acción incoada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL la cual, por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 32898, de 28 de septiembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, mediante la cual se decidió revocar la resolución Nº 29974, de 23 de noviembre del año 2000, declarar infundada la observación presentada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y conceder el registro de la marca “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A.

   Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior se cancele el certificado de registro correspondiente a la mencionada marca.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 2 de septiembre de 1999 la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A., a través de apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la denominación TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. [1]

   - El 10 de diciembre del mismo año, la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL formuló observación al registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta), solicitado por TERPEL DE LA SABANA S.A.

   - El 23 de noviembre del 2000, mediante Resolución No. 29974, la División de Signos Distintivos decidió declarar fundada parcialmente la observación de TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA.; y, negar el registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta).

   - Una vez notificada la Resolución, tanto la sociedad solicitante del registro como la opositora, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   - El 23 de febrero del 2001, mediante Resolución 4916, la Jefe de la División de Signos Distintivos, revocó la decisión contenida en el artículo primero de la parte resolutoria de la Resolución Nº 29974, del 23 de noviembre del 2000 antes mencionada; declaró fundada la observación presentada por la sociedad TERCIPELOS Y PELUCHES LTDA TERPEL; confirmó las demás partes de la Resolución; y, concedió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A.

   - Con fecha 28 de septiembre del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 32898, resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución 29974 del 2000; declarar infundada la observación presentada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL; y, conceder el registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta) para distinguir ropa de trabajo y camisetas, productos comprendidos en la clase 25 internacional de la Clasificación de Niza en favor de TERPEL DE LA SABANA S.A.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, manifiesta, como ya ha sido dicho, que el 2 de septiembre de 1999 la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. solicitó el registro de la denominación “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 25; que presentó observación a la misma, con fundamento en la marca de su propiedad “TERPEL”, que distingue productos de la clase 24.

   Señala que mediante Resolución Nº 29974, de 23 de noviembre del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró parcialmente fundada la observación formulada por TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y, negó el registro de la denominación solicitada.

   Precisa así mismo que, posteriormente, la actora planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la misma Superintendencia emitió finalmente la Resolución 32898 de 28 de septiembre del 2001, por la que al resolver el recurso de apelación planteado, revocó la decisión contenida en la Resolución 29974, de 23 de noviembre de 2000, declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro de la marca “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta).

   Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que las denominaciones en conflicto son confundibles toda vez que “…la marca objeto de esta demanda contiene en su integridad la marca prioritaria TERPEL y que una y otra amparan productos estrechamente relacionados respecto de los cuales el uso de la marca cuya nulidad se pretende causa un riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada por TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA.”

   Con el fin de demostrar la confundibilidad entre las marcas TERPEL y TERPEL TECONOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), la actora refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 13-IP-97 y 20-IP-97.

   Señala, así mismo, que “…puede predicarse confusión indirecta entre los signos cotejados. En efecto, el consumidor erróneamente podría suponer que los productos identificados con las marcas TERPEL y PERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO tienen el mismo origen empresarial, lo cual iría en detrimento de mi poderdante en cuanto TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, titular de la marca prioritaria, goza de gran conocimiento y prestigio dentro de los consumidores del sector”.

   Hace un análisis referente al consumidor de los productos amparados por esas marcas y, sostiene que: “[p]or tratarse de productos en clases tan relacionadas como son la 25 y la 24 , es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera rigurosa, pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión netamente distinta”.

   Alude, además, la violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, al expresar que “[a]l haber sido concedida la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, no obstante haberse acreditado la existencia, previa a la solicitud de registro de la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, de un nombre comercial protegido semejante a la marca solicitada y cuyo uso de tal marca origina un riesgo de confusión o de asociación con dicho nombre comercial, en virtud de las actividades de la sociedad y los productos cobijados por la marca …”

   Sostiene complementariamente, que se ha transgredido lo dispuesto en el artículo 134 de la misma Decisión, por cuanto la marca solicitada “…no es apta para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y, por tanto, los actos administrativos que hayan ignorado dicha circunstancias, han violado, por aplicación indebida, el artículo 134 de la Decisión 486, y, por ende, se encuentran incursos en causal de nulidad”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

   Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados y, apoyándose en jurisprudencia vertida por este Tribunal en los Procesos 8-IP-95, 23-IP-95, 20-IP-97 y 03-IP-98, manifiesta, en lo sustancial, que “… para efectos de negar la concesión de un registro marcario con base en el posible riesgo de confusión con un nombre o enseña comercial protegidos, es preciso demostrar...