PROCESO 74-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 74-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 108, 109, 144 y Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 110 de la misma Decisión. Marca: HARRODS. Actor: HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. Proceso interno Nº 9225-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 84, 108, 109, 143, 144 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 9225-ML.

El auto de 6 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en el oficio Nº 178-TDCA-1S de 10 de mayo de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y el Procurador General del Estado. Interviene como tercero interesado la compañía HARRODS LIMITED.

2. Hechos

   La compañía HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, constituida en 1913, el 5 de abril de 1974, registra en Ecuador la marca “HARRODS”, destinada a proteger: “telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, mercería, guantería, perfumería y tafiletería”. Al no encontrarse en vigencia la clasificación internacional de Niza, no identifica productos comprendidos en una sola clase, sino que identifica productos de las clases 18, 20, 23, 24, 25, 26 y 40 de la clasificación.

   El 14 de julio de 1997, PEREZ BUSTAMANTE PEREZ ABOGADOS CIA LTDA., mandataria de HARRODS LIMITED solicitó, ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, la cancelación de la marca “HARRODS” por falta de uso, conferida a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED-HBAL. De conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual el caso pasa a ser conocido por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

   El 29 de octubre del 2001, dicho Comité, mediante Resolución sin número, acepta la acción interpuesta por HARRODS LIMITED y dispone la cancelación del registro de la marca HARRODS de propiedad de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. La actora solicita aclaración y ampliación de la Resolución, la que es negada por el mismo Comité.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   De acuerdo a lo manifestado por el consultante, el actor solicita que en sentencia se declare: “1) Que, para que proceda la acción de cancelación del registro de una marca por falta de uso, se requiere la demostración del legítimo interés del accionante; 2) Que HARRODS LIMITED no tenía ni tiene legítimo interés para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca ‘HARRODS’; 3) Que HARRODS LIMITED está impedida de realizar actividades comerciales con la denominación ‘HARRODS’ debido a que existe una asignación territorial para realizar actividades comerciales … y aquello impide a HARRODS LIMITED obstaculizar de cualquier manera las actividades de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, particularmente en cuanto refiere a sus marcas registradas.… ; 4) Que no son conforme a derecho y por tanto son nulas las Resoluciones sin número, emitidas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales …; 5) Que de conformidad con el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, en armonía con el Art. 143 de la Decisión 344, tampoco procede la acción de cancelación por falta de uso de la marca ‘HARRODS’ … en razón de que ésta ha estado siendo utilizada en Argentina …”.

   La demandante explica cómo se creó la compañía HARRODS LIMITED y cómo los mismos socios crearon HARRODS BUENOS AIRES LIMITED, recalcando que HARRODS LIMITED vendió todas las acciones que tenía de HARRODS BUENOS AIRES LIMITED y “… desde entonces no hay propiedad de HL sobre HBAL. Tampoco se limitó el derecho de HBAL de utilizar el nombre HARRODS en Sudamérica”. Indica que “… HL respetó por muchos años la asignación geográfica en el sentido de que HBAL realizaría sus actividades únicamente en Sudamérica y HL en todo el mundo excepto América del Sur …” y que “En Ecuador, HBAL tiene registrada la marca ‘HARRODS’ desde 1974 … sin embargo HL ha solicitado el registro de marcas idénticas o similares y se ha opuesto a nuevos registros marcarios a favor de HBAL”. Por lo que HARRODS LIMITED presentó “… solicitud de cancelación de la marca ‘HARRODS’ …”.

   Asimismo indica que: “… podemos apreciar que el supuesto interés legítimo que arguye HL, no es tal, sino que –por el contrario–, no podía ni puede ser propietaria de ninguna marca que contenga la denominación ‘HARRODS’ en Sudamérica y, por tanto, en Ecuador”.

   Después de hacer un análisis y descripción de un juicio surtido en Inglaterra, llega a la conclusión de que “…HL está impedida de obstaculizar el libre desenvolvimiento de las actividades de … HBAL, no puede registrar marcas con la denominación ‘HARRODS’ en Sudamérica y, por tanto, carece de legítimo interés para perseguir la cancelación de la marca ‘HARRODS’”. Igualmente hace mención de Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, y una sentencia emitida en Estados Unidos de Norte América, en la que se demuestra que “… HL definitivamente no puede operar comercialmente en América del Sur…”.

   Manifiesta que de acuerdo al artículo 108 de la Decisión 344, existe una falta de interés legítimo por parte de HARRODS LIMITED para intentar la cancelación del registro marcario.

   Sobre el uso efectivo de la marca HARRODS dice que está siendo usada en Argentina, lo cual es permitido de acuerdo al artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual y al Convenio de París que guardan relación con la norma del artículo 143 de la Decisión 344. Argumenta que presentó abundante documentación que prueba el uso de la marca ‘HARRODS’ en Argentina que no fue tomada en cuenta por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

   Indica que la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales llama la atención por “… su obscuridad y falta de motivación adecuada, como por ser incompleta, pues omite la evaluación o valoración amplia y seria de las pruebas presentadas, especialmente en cuanto se refiere a la resolución jurídica existente entre HBAL y HL, así como las limitaciones territoriales de sus actividades, que en definitiva determinan la carencia de legítimo interés de HL para solicitar y obtener la cancelación de la marca ‘HARRODS’”. Igualmente indica que la Resolución incurrió en errores al evaluar el riesgo de confusión, ya que tomando en cuenta el área geográfica en el que circula cada marca “… es imposible la confusión si es que conocemos de antemano que nunca estarán en un mismo mercado, unas marcas iguales, que identifiquen los mismos productos y que procedan de diferentes empresas”.

   Manifiesta que en la Resolución se le da la categoría de marca notoria a HARRODS de HARRODS LIMITED, sin embargo “… la acción de cancelación propuesta por HARRODS LIMITED no se fundamentó en la notoriedad de sus marcas, sino en la falta de uso de la marca ‘HARRODS’, de manera que la pretendida notoriedad o renombre no fue materia de este trámite…” y que se solicitó la cancelación por falta de uso no por la notoriedad. Dice que: “… no se analizó ninguna de las pruebas aportadas por la defensa, sino que exclusivamente se formulan consideraciones favorables al actor y en base a argumentos que ni siquiera él expuso …”.

   Finalmente hace referencia a la negativa a la solicitud de aclaración y ampliación.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, responde a la demanda, diciendo que: “(i) Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa; (ii) Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales …por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional; (iii) Impugno … la prueba que llegue a presentar el actor en todo lo que fuere legal e improcedente; y, (iv) Se reproduzca todo lo que de autor me fuere favorable”.

   El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda indicando que es competente para conocer de la acción de cancelación, por lo que la Resolución impugnada es plenamente legal y válida y que además “No se han omitido solemnidades sustanciales ni se observan vicios que afecten la nulidad del trámite”.

   Luego de transcribir el contenido de los artículos 165 y 235 de la Decisión 486, dice que: “En el proceso no se ha demostrado por parte del titular del registro impugnado que se haya usado la marca, conforme a las normas vigentes al momento de la presentación de la acción. Por lo mismo en tanto no se justifica la existencia de marcas que no cumplan la finalidad de su registro, esto es, servir para distinguir efectivamente productos o servicios, procede la cancelación por razones de oportunidad y convivencia”...