PROCESO 108-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a) y f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00135 (8902). Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ETERPLAST” (Mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de julio de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: COLOMBIT S.A.

   2. Hechos Relevantes.

      1. Los hechos.

         Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad COLOMBIT S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 4 de septiembre de 1990 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “ETERPLAST” (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92333779.

      2. En la debida oportunidad legal, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó oposición al registro de la marca “ETERPLAST”, con base en sus marcas registradas “ETERPLAST” (denominativa) para amparar productos de las clases 19, 6, 20 y 37, y “ETERNIT” (denominativa) para amparar productos de las clases 11, 17, 19, 6, 20 y 37, las cuales tienen que ver con la industria de la construcción de la que ETERNIT COLOMBIANA S.A. es pionero.

      3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 9498 del 21 de marzo de 2002, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., y concedió el registro de la marca “ETERPLAST” (mixta), a favor de la sociedad COLOMBIT S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. Contra esta decisión la sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y apelación.

      5. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 20117 del 27 de junio de 2002, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución N° 32604 de 10 de octubre de 2002 se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 9498 del 21 de marzo de 2002.

         C. Fundamentos de derecho.

         La SOCIEDAD ETERNIT COLOMBIANA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en relación con los actos administrativos mencionados anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó son los siguientes:

         Se violaron los artículos 134, 135 , literales b) e i), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

         Las marcas con fundamento en las cuales se presentó la observación por parte de ETERNIT COLOMBIANA S. A, son “ETERNIT” (clases 11, 17, 19, 6, 20 y 37) y “ETERPLAST” (clases 19, 6, 20 y 37), la primera semejante y la segunda idéntica a la marca “ETERPLAST”, registrada a favor de COLOMBIT S.A. para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

         La marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. es idéntica a la marca “ETERPLAST”, cuyo titular es ETERNIT COLOMBIANA S.A. La Superintendencia no hizo un análisis de confundibilidad de los signos y sólo se detuvo a hacer un estudio superficial de los productos amparados por cada una de las marcas, para llegar a la conclusión de que no era necesario el análisis de confundibilidad de los signos, e invirtió el orden lógico del examen, ya que si hubiera empezado por analizar la identidad existente entre los signos enfrentados, y no como efectivamente lo hizo, por un estudio de los productos amparados por cada marca, la conclusión hubiese sido otra.

         No tuvo en cuenta, entonces, que de la esencia de la marca surge su distintividad, es decir, lo que conduzca a diferenciar e individualizar el producto. Para el caso particular, la marca “ETERPLAST” de propiedad de COLOMBIT S.A. no tiene la capacidad distintiva intrínseca ni extrínseca para ser considerada como marca, puesto que es idéntica a la marca “ETERPLAST”, previamente registrada por ETERNIT COLOMBIA S.A. y que ampara también productos relacionados o vinculados competitivamente.

         Respecto de los productos amparados por cada una de las marcas, no se debe partir de la idea, ya superada, de que la similitud entre signos sólo podía darse en la medida en que los mismos estuvieran dentro de la misma clase de nomenclador.

         La marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. para la clase 11 de la Clasificación Internacional, busca proteger productos como aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias y todos los demás contenidos en esta clase.

         Por otro lado, la marca “ETERPLAST” de ETERNIT COLOMBIANA S.A. para las clases 6, 19, 20 y 37, busca proteger los siguientes productos:

         • Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales y los demás productos comprendidos en la clase.

         • Clase 19: Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, y los demás productos comprendidos en la clase.

         • Clase 20: Muebles, espejos, marcos, productos de madera no comprendidos en otras clases, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas y los demás productos comprendidos en la clase.

         • Clase 37: productos de construcción, reparación, servicios de instalación y los demás productos comprendidos en la clase.

         Aunque no se trate de la misma clase de productos o servicios, se trata de clases estrechamente relacionadas, ya que poseen los mismos canales de comercialización y hacen parte de la misma industria y, por lo tanto, la marca registrada posteriormente por COLOMBIT S.A. queda en entredicho y no debe coexistir en el mercado con la marca de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. En efecto, tanto los productos de la clase 19 como los de la clase 11 son materiales y aparatos que se utilizan en diferentes etapas de la construcción de una edificación, ya sea en obra negra o blanca.

         En el caso que se analiza, se trata de productos no iguales pero sí complementarios para las labores de la construcción, y que sumada a la identidad fonética, gramática y ortográfica, puede llevar al publico a error y afectar gravemente los intereses de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

         Además de lo anterior, cabe notar que los productos amparados por una marca son productos amparados por la otra, lo que permite que sean asociados en forma directa con el producto que van a conformar.

   4. La contestaciOn a la demanda.

      1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó de la demanda con los siguientes argumentos:

         Para que exista riesgo de confusión, se deben analizar dos circunstancias:

         • Si entre los signos existe identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético.

         • Si los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto, teniendo de presente el principio de especialidad, que circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro, incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria para sólo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios.

         Entre las marcas “ETERPLAST” (mixta) de COLOMBIT S.A. y “ETERNIT” (denominativa) de ETERNIT COLOMBIANA S.A., no existe identidad de productos o servicios y, en consecuencia, no hay posibilidad de que su identidad gráfica, fonética y ortográfica induzca a error al público consumidor. En efecto, la marca “ETERPLAST” sirve para amparar productos de la clase 11, mientras que “ETERNIT” ampara productos de las clases 11, 17, 19, 6, 20 y 37.

         Teniendo en cuenta el principio de “apreciación en conjunto”, de la comparación de las marcas confrontadas aparecen claras diferencias que pueden ser fácilmente percibidas por el consumidor.

         La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. no puede pretender que la protección de su marca se extienda ilimitadamente a todos y a cada uno de los productos que a su juicio se encuentren relacionados con los que dicha sociedad produce y comercializa.

         Hay que resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio no se refirió específicamente al conflicto entre la marca “ETERPLAST” de COLOMBIT S.A. y la marca “ETERPLAST” de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

      2. En el informe del Juez Competente aparece que la sociedad COLOMBIT S.A., tercera interesada en el proceso, no se pronunció sobre la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía...