PROCESO 68-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 68-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal a), 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: GIAN PIER’S (mixta). Actor: Rosana Gloria Monterota Abregu. Proceso interno Nº 2486-03.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS:

El expediente Nº 2486-03, remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, recibido en este Tribunal el 29 de abril de 2005.

La providencia dictada en el referido proceso, por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en la cual se dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe (sic) a la Comunidad Andina (sic) respecto de la correcta interpretación de los artículos ochenta y uno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión número trescientos cuarenticuatro lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia … el artículo ciento treintitres inciso a) de la Decisión cuatrocientos ochentiséis de la Comunidad Andina … sustituyó integramente la Decisión trescientos cuarenta y cuatro glosada, recoge lo establecido por el artículo ochentitrés inciso ‘a)’ de aquella; correspondiendo también solicitar informe (sic) de la correcta interpretación del artículo ciento cincuentiuno, ciento treinticuatro, ciento treinticinco, ciento treintiséis incisos h y doscientos veintiocho de la Decisión cuatrocientos ochentiséis; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe (sic) correspondiente …”.

El auto de 6 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es Rosana Gloria Monterota Abregu, y demandado es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Tercero interesado es Rudy Romero Quispe.

2. Hechos

   El 25 de enero del 2001, Rudy Romero Quispe, solicitó el registro de la marca constituida por el logotipo formado por la denominación “GIAN PIER’S”, escrito en letras características sobre un rectángulo de fondo negro para distinguir camisas, polos, pantalones, short, calzados y demás productos de la clase 25.

   El 16 de marzo de 2001, la señora Rosana Gloria Monterota Abregu, formuló oposición a dicha solicitud de registro en base a la titularidad de la marca “PIEER’S” para distinguir también productos de la clase 25.

   El 19 de octubre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual expidió la Resolución Nº 11716-2001/OSD-INDECOPI, que declaró infundada la oposición formulada por Rosana Gloria Monterola Abregu y otorgó el registro del signo solicitado a favor de Rudy Romero Quispe. La actora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, por Resolución Nº 009-2002/TPI-INDECOPI de 7 de enero de 2002, que confirmó la Resolución Nº 11716-2001/OSD-INDECOPI.

   La señora Rosana Gloria Monterota Abregu, presentó demanda contencioso administrativo ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, el proceso fue enviado en vista fiscal y por Dictamen 233-2002-FSC-MP el Ministerio Público opinó que “… se declare INFUNDADA la demanda …”. Por Sentencia A.V. Nº 83-2002 Lima, de once de julio de 2003, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema decidió declarar “.. INFUNDADA la demanda interpuesta por doña Rosa Gloria Monterota Abregu…”. Finalmente la actora presentó recurso de apelación contra la sentencia el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema y que emitió una providencia dictada en el cual se dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe (sic) a la Comunidad Andina (sic) respecto de la correcta interpretación de los artículos ochenta y uno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión número trescientos cuarenticuatro lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia … el artículo ciento treintitres inciso a) de la Decisión cuatrocientos ochentiséis de la Comunidad Andina … sustituyó integramente la Decisión trescientos cuarenta y cuatro glosada, recoge lo establecido por el artículo ochentitrés inciso ‘a)’ de aquella; correspondiendo también solicitar informe de la correcta interpretación del artículo ciento cincuenta y uno, ciento treinta y cuatro, ciento treinta y cinco, ciento treintiséis; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe (sic) correspondiente …”. Además adjuntó un resumen de la causa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La señora Rosana Gloria Montorola Abregu, solicita la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 009-2002/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución Nº 11716-2001/OSD-INDECOPI. Argumenta que es titular de las marcas PIEER’S y LE PIEER’S por lo tanto “… el signo que se pretende inscribir denominado PIEER’S (sic) resulta grafica y fonéticamente confundible con la marca PIEER´S, de modo que su registrabilidad pretendida resulta desleal y jurídicamente improcedente”. Sobre las marcas en conflicto indica que “… como se puede apreciar Y NO SE NECESITA SER PERITO EN LA MATERIA PARA DETERMINAR LA SIMILITUD GRAFICA Y FONETICA DEL TERMINO PIER’S Y PIEER’S … los terminos (sic) como Pieer’s inscrito y el termino (sic) Pier’s son estrechamente confundibles y semejantes máxime cuando el pretensor del registro lo destinará en la misma clase (25) de la nomenclatura oficial … dicho en otros términos Pier’s (sic) que se solicitaba su registros (sic) va a distinguir productos del MISMO RUBRO que tiene Pieer’s ya registrado, puntualizando que la única diferencia en estos términos es que la marca registrada tiene inmerso dos letras iguales ‘e’ y el termino (sic) observado en la jurisdicción administrativa solo una ‘e’”.

   Indica e insiste que su marca es notoriamente conocida en el mercado y que al emitirse la Resolución impugnada debió tomarse en cuenta “… no sólo la notoriedad de la marca sino además el alto nivel de confundibilidad que tiene los términos Pieer’s registrado y Pier’s materia de la observación…”.

   Finalmente hace referencia a normas nacionales para acreditar su derecho en el proceso y demostrar que la Resolución impugnada es revisable.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   EL Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “… negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendibles el petitorio en ella contenido”.

   Sobre el riesgo de confusión denunciado por la actora, citando artículos de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, indica que “Es precisamente en aplicación de los criterios antes referidos que la autoridad administrativa consideró finalmente que las marcas confrontadas no resultaban semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor”. Indica que “… en relación a los signos ‘GIAN PIERS’ (sic) (solicitado) –‘PIEERS’ (sic) (registrado), la Sala podrá constatar, que desde el punto de vista fonético, que los signos presentan un diferente número de sílabas y una distinta secuencia de vocales … lo que determina una pronunciación y entonación diferente …”. Dice que: “Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos en cuestión presentan una distinta extensión, al contener un número distinto de términos, además que el signo solicitado presenta elementos figurativos que, aún cuando no sean muy relevantes, contribuyen a diferenciarlos, lo que determina una impresión visual distinta … Es por estas razones que la autoridad administrativa consideró que no obstante existir identidad entre los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, era posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de confusión al público consumidor …”.

   Sobre la marca notoria indica que: “… la actora nunca presentó las pruebas suficientes que acreditasen, al amparo de los criterios antes señalados el extenso conocimiento y difusión de la marca ni el volumen de ventas de los productos distinguidos con la marca PIEER S, lo que determina que no se hayan cumplido con los requisitos para considerar a la marca de la actora como una notoriamente conocida”.

   Finalmente indica que entre las marcas en conflicto: “…apreciadas en su conjunto y sin descomponer la unidad estructural de las mismas, no resultan similares en grado de producir confusión, siendo por ello lícito y posible que coexistan en el mercado. Que contrariamente a lo señalado por la actora, las pruebas presentadas por esta … no acreditan que sus marcas registradas tengan la calidad de notoriamente conocidas … La Resolución Nº 009-2002/TIP-INDECOPI expedida por el Tribunal del INDECOPI se encuentra plenamente arreglada a Ley, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia”.

   Rudy Romero Quispe, como tercero interesado contesta la demanda diciendo que: “Es falso que la marca ‘GIAN PIER’S’ sea estrechamente confundible con la marca PIEER’S, ya que conforme lo ha considerado el Tribunal … de INDECOPI, en la Resolución...