PROCESO No. 101-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 101-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 27, 28, 29 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad The Wellcome Foundation Limited.

Caso: “COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS”.

Expediente: N° 2001-00148.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecisiete de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 1º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de junio de 2005; y, el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “The Welcome (sic) Foundation Limited, por intermedio de apoderado presentó el 25 de noviembre de 1993 ante la División de Nuevas creaciones de la Superintendencia de industria (sic) y Comercio solicitud de patente de invención …”; que “Mediante concepto técnico No. 979, la División de Nuevas creaciones concluyó que la solicitud de patente presentada por la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, no cumplía con los siguientes requisitos formales exigidos por la Decisión 313 … a saber, el título era bastante general; se debía adjuntar la copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente junto con su traducción oficial; y además debía cambiarse las tarjetas del archivo temático, el archivo de propietarios y el extracto para la publicación, de acuerdo con el nuevo título de la invención”; que “Mediante auto de 1788 (sic) … la División de Nuevas Creaciones, puso en conocimiento del apoderado de la sociedad solicitante el concepto técnico No. 979 y le otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles para formular sus observaciones o completar los antecedentes allí señalados”; que “Mediante Resolución 3614 del 23 de septiembre de 1998, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió negar la patente de invención denominada ‘COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’ porque la misma si bien podía considerarse como novedosa carera (sic) de nivel inventivo”; que “Por medio de memorial radicado el 15 de octubre de 1998, se interpuso recurso de reposición en contra de la anterior resolución, solicitando que la misma fuera revocada en su totalidad, que se retrotrajera el trámite de la solicitud hasta la fecha de expedición de la providencia, que se efectuara nuevamente el examen de fondo de la solicitud y se notificara al solicitante el resultado del mismo concediéndole un plazo de tres meses de conformidad con los artículos 27 y 29 de la Decisión 344 …”.

   El consultante informa además que “La Resolución 8484 de 5 de mayo de 1999 del Superintendente de Industria y Comercio, resolvió revocar la resolución No. 3614 de 23 de septiembre de 1998 y en su lugar requirió al solicitante de la patente de invención con el fin de que presentaría los argumentos que considerara pertinentes para sustentar la novedad y el nivel inventivo del objeto de patente solicitada, en los términos del artículo 27 de la Decisión 344”; que “Mediante memorial radicado el 19 de noviembre de 1999, la solicitante dió respuesta a las observaciones efectuadas por la División de Nuevas creaciones a la solicitud de patente, reiterando las razones por las cuales la invención podría ser objeto de protección mediante el privilegio de patente”; que “Mediante Resolución No. 7970 del 19 de abril de 2000, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: ‘COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’, toda vez que en su opinión algunas reivindicaciones de la invención se referían a usos para tratamiento los cuales no se consideran invenciones y porque en general las misma (sic) carecen de altura inventiva”; que “El solicitante interpuso recurso de reposición contra la resolución No. 7970 de 19 de abril de 2000, solicitando que la misma fuera revocada en su totalidad y en su lugar se otorgara la respectiva patente sobre la totalidad de las reinvidicaciones (sic) de la solicitud …”; y que “Mediante Resolución No. 25724 del 29 de septiembre de 2000 la Superintendente de Industria y Comercio resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 7970 del 19 de abril de 2000”.

   Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda, el solicitante de la patente de invención presentó un memorial ante la División de Nuevas Creaciones, en fecha 15 de marzo de 1994, “ … dando cumplimiento a todas y cada una de las observaciones hechas por el examinador de la patente en cuestión, en el concepto técnico No. 979”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, la actora denuncia la violación de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alegando que “… resultaron violados por indebida aplicación de los mismos, toda vez que la invención solicitada por la parte actora reunía las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, esto es la altura inventiva, razón por la cual no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente de patentes ya existentes”; y que “estos artículos mencionados fueron violados ya que, no existían razones de hecho o de derecho que le permitieran concluir a la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la Ley, que el invento ‘Combinaciones de Atovacuona y Proguanil y sus usos’ carecía de nivel inventivo y por ende no podía ser objeto de privilegio de patente de invención”.

   El Tribunal observa además que, según la demanda, “es claro que si al momento de efectuar el examen de nivel inventivo de una invención cualquiera, los medios usados para la producción de dicho resultado son conocidos, este solo hecho no permitirá al examinador concluir que la invención carece de nivel inventivo y que por ende no puede ser objeto de patente de invención”; que “para el presente caso … las decisiones de la División de Nuevas Creaciones fueron expedidas en contravención de la Ley, toda vez que se interpretó erróneamente el artículo 4 de la Decisión 344 … por cuanto ese Despacho consideró que la preexistencia de los medios utilizados por mi representada para producir el resultado objeto de la invención, así como el procedimiento mediante el cual se ponen en acción los mismos para la producción del resultado inesperado, la hacen carecer de NIVEL INVENTIVO”; que “la pregunta que el examinador (técnico medio) debe responder es la siguiente, teniendo en cuenta que la atovacuona y el proguanil existían con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente y eran usados como agentes antimalaria, la invención denominada ‘COMBINACIONES DE ATOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’ tiene nivel inventivo o no? Es decir, si la existencia de dos sustancias que actúan contra la malaria inhiben por falta de nivel inventivo el otorgamiento de patente de invención sobre una tercera sustancia que producto de las dos anteriores produce un mejor resultado?”; que “la simple preexistencia de dichas sustancias NO excluyen (sic) el nivel inventivo de la patente solicitada, toda vez que para el técnico en la materia anteriormente mencionado, esta última no se deriva obviamente o de manera evidente de sus conocimientos. En efecto, para dicho técnico no es obvio que la unión de dos sustancias que actúan como agentes antimalaria produzcan una vez unidas un nuevo o mejor resultado”; que “En consecuencia, para un técnico en la materia NO puede resultar obvio que la unión de dos agentes utilizados para el tratamiento de la misma pueda generar un mejor resultado que el producido por cada uno de ellos por separado. Esta conclusión, no se deriva entonces de manera obvia de sus conocimientos anteriores pues muy por el contrario lo que una persona conocedora podría más bien concluir es que la unión de las sustancias anteriormente mencionadas podría causar graves problemas a la salud humana”; que “Aún más, dicho técnico al tener conocimiento de la materia pero no ser especializado en la misma, no podría concluir de manera evidente que la combinación de dichas sustancias en las dosis indicadas en el capítulo de reivindicaciones pueden producir un resultado tan satisfactorio como el obtenido por nuestra representada luego de intensas investigaciones y experimentaciones”; que “no se trata de una invención que consiste únicamente en la unión de dos sustancias conocidas sino en una especial y muy técnica combinación de las mismas que gracias a ello producen un resultado nuevo frente al producido por cada una de las mismas individualmente”; que “es claro que la nueva combinación de medios ya conocidos (atovacuona y proguanil) no carece de nivel inventivo sino que expresamente se le reconoce a la invención en cuestión la posibilidad de gozar del privilegio de patente cuando el resultado obtenido sea distinto y novedoso”.

   Se argumenta también en la demanda que “tenemos en el presente caso que si bien los medios son conocidos...