PROCESO 164-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 164-IP-2005

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “MISHELLA”. Actora: sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Proceso interno Nº 2002-0214 (8058).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de septiembre del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de octubre del año 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   La demanda es presentada por la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A.

   La demandada es la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

   Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL & CIA. LTDA.

   1.2. Actos demandados

   La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 12661, de 4 de agosto de 1993, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la expresión MISHELLA, como marca que distinga productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad actora.

   - Nº 13571, de 31 de julio de 1998, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y, concedió el recurso de apelación; y,

   - Nº 41734, de 13 de diciembre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución 12661, de 4 de agosto de 1993.

   Solicita adicionalmente la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca por ella solicitada.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      - El 17 de octubre de 1990, la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, del signo “MISHELLA”, destinada a distinguir productos de la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

      - Que luego de publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no fueron presentadas observaciones.

      - El 4 de agosto de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 12661, por medio de la cual negó el registro como marca para el signo “MISHELLA”, al considerar que existía confundibilidad con las marcas MICHELLO y MICHEL, las cuales habían sido solicitadas con anterioridad para amparar productos de la clase 25.

      - La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.

      - El 31 de julio de 1998 la misma Entidad resolvió el recurso de reposición, mediante Resolución Nº 13571, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación.

      - El 13 de diciembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación mediante Resolución Nº 41734 que confirmó la Resolución 12661, en todas sus partes; y consideró que “la marca MICHELLO que es una de las marcas fundamento de la negación, fue negada mediante resolución 32734 de 2001, notificada personalmente el 20 de noviembre de 2001, a la cual no se le presentaron recursos en vía Gubernativa. Razón por la cual es pertinente realizar el estudio de confundibilidad únicamente entre las marcas MISHELLA y MICHEL”.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. por medio de apoderado afirma que solicitó registro del signo “MISHELLA” el 17 de octubre de 1990, para amparar productos de la clase 25 internacional de Niza.

      Alude que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones, sin embargo, mediante la Resolución Nº 12661, de 4 de agosto de 1993, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada. Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso respecto de ese acto recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones 13571, de 31 de julio de 1998 y 41734, de 13 de diciembre de 2001, confirmando lo decidido en la resolución inicial.

      Argumenta que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque “al momento de realizar el análisis de confundibilidad (…) no tuvo en cuenta el análisis de la prioridad en la solicitud de registro.”.

      Indica que la solicitud de registro del signo “MISHELLA” fue presentada, como ya ha sido dicho, el 17 de octubre de 1990, mientras que la solicitud de la marca MICHEL fue presentada el 6 de diciembre de 1991, esto es, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca MISHELLA.

      Con relación a la violación del artículo 278 de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, asevera que “(…) la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas”.

      Expresa que se violaron dichas normas por cuanto la Superintendencia “(…) no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran las Decisión 344 y 486, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que niega el registro del signo MISHELLA.”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

      Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

      Hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca con jurisprudencia de este Tribunal (Proceso 14-IP-98).

      Señala que si bien el signo MISHELLA es susceptible de representación gráfica carece de fuerza distintiva con relación a la marca MICHEL.

      Con relación a los productos amparados por las marcas en conflicto indica que al tratarse de productos de la clase 25 se comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, lo cual generaría confusión en el consumidor.

      Añade que “(…) los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y a afectar el derecho de exclusiva de terceros.”.

      Concluye manifestando, en lo sustantivo, que “(…) los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante.”

   4. Tercero interesado

      La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL & CIA. LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda propuesta.

      Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

      CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983; a pesar de esta imprecisión, se constata que cumple con lo previsto en el 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, además de señalarse lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

   Este Tribunal...