PROCESO 184-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 184-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 81 de la Decisión 344. Marca: OCCIDENTE (mixta). Actor: MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. Proceso interno Nº 2002-0004 (7629).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 83 literales a) y b), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-0004 (7629).

El auto de 09 de noviembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 2757, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: Sociedad MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio. Terceros interesados: BANCO DE OCCIDENTE S.A. y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Hechos

   El 06 de mayo de 1998, la sociedad MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. solicitó el registro de la marca OCCIDENTE (mixta) para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina). El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta para la Propiedad Industrial N° 463 de 1998 a la que presentaron observaciones las sociedades BANCO DE OCCIDENTE S.A., con base en la titularidad de las marcas BANCO DE OCCIDENTE, clases 35 y 36, LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE, SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, clase 36. (Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. con base en la titularidad de su marca FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, clase 35. Además en la Resolución Nº 9963 se hace la siguiente aclaración: “… el banco de Occidente S.A. … es entidad matriz que ejerce control sobre otras entidades, las cuales son subordinadas del Banco, entre las cuales se encuentra FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. …”.

   Por Resolución Nº 9963 de 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos resuelve declarar fundadas las observaciones presentadas por Banco de Occidente S.A. y Fiduciaria de Occidente S.A. y negar el registro del signo mixto OCCIDENTE. La sociedad MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto mediante Resolución Nº 9690 de 29 de marzo de 2001 en el que la misma Jefe de la División de Signos distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 9963 y concedió el recurso de apelación; el segundo fue atendido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 22276 de 29 de junio de 2001 también confirmó la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte demandante MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. indica que se violaron los artículos 83 (literales a y b), 146 y 147 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   La actora manifiesta que se incurrió en violación del artículo 83 (literales a y b) de la Decisión 344, toda vez que el Superintendente: “… consideró, que entre las expresiones OCCIDENTE y BANCO DE OCCIDENTE existen semejanzas visuales y auditivas … Los examinadores administrativos al realizar el cotejo marcario, no tuvieron en cuenta los criterios señalados en reiteradas oportunidades por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.” En este sentido señala que de conformidad con la jurisprudencia, “no es posible extraer de los conjuntos marcarios previamente registrados por la sociedad observante, el signo OCCIDENTE, sino que la comparación debe realizarse tomando en cuenta la totalidad de los elementos que conforman las marcas en conflicto. Por otra parte debe tenerse presente al momento de decidir, que la marca solicitada por mi mandante consiste en una marca mixta, cuya etiqueta forma un conjunto distintivo y novedoso, por lo tanto es procedente su registro para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional...”.

   Asimismo indica que: “Las actividades señaladas no presentan relación de naturaleza con la actividad de negocios financieros a las cuales se dedican las sociedad BANCO DE OCCIDENTE y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., por esta razón y debido a que estas actividades se relacionan directamente con el objeto social de la sociedad solicitante y han sido prestadas bajo el signo notorio OCCIDENTE desde 1961, no pueden las sociedades observantes impedir el registro de la marca OCCIDENTE...”

   Sostiene que se incurrió en violación de los artículos 146 y 147 Decisión 344 ya que “la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas … no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran las Decisiones 344 y 486, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que niega el registro de la marca OCCIDENTE.”

   Respecto a la Disposición Transitoria Primera, señala: “En este caso el funcionario administrativo, no puede valerse de una interpretación prejudicial para desconocer la norma comunitaria vigente y aplicable al momento de emitir la decisión ... implica el incumplimiento y desconocimiento del Tratado constitutivo del Acuerdo de Cartagena y el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio dice que, con la emisión de las Resoluciones 9963, 9686, 9690 y 22276, “… no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”. Igualmente dice que la Resolución 9963 se expidió: “… legal y válidamente … declarando fundadas las observaciones … y negando el registro de la marca ‘OCCIDENTE’…”

   Indica que: “La expresión OCCIDENTE si bien es susceptible de representación gráfica a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados junto con la expresión BANCO DE OCCIDENTE (registrada) y FIDUCIARIA OCCIDENTE S.A., es claro que presentan similitud gráfica y fonética, pues reproduce totalmente la marca registrada limitándose a suprimirle las expresiones BANCO y FIDUCIARIA que no constituye un elemento fundamental dentro de la marca pues es meramente explicativa además de que es inapropiable por un tercero”.

   Sobre la similitud ortográfica y fonética sostiene: “La similitud entre las marcas objeto de debate, se deriva principalmente de la utilización de las mismas expresiones OCCIDENTE, que al ser pronunciadas no logran diferenciarse entre sí, encontrándose que la principal y única diferencia es la supresión de las expresiones BANCO Y FIDUCIARIA, lo que no le otorga distintividad frente a la marca ya registrada … De otro lado la similitud gráfica no debe analizarse de acuerdo a la procedencia de la marca que distingue un producto o servicio sino por el contrario de la sola similitud que produce la observación inmediata del signo, por cuanto el consumidor no alcanza a realizar el análisis correspondiente y en cambio si permite generar error en el consumidor …”.

   Al referirse a los servicios que ampara el signo distintivo solicitado OCCIDENTE (mixto) indica que: “comprende los servicios de la clase 35 prestados por las marcas BANCO DE OCCIDENTE Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE”, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos , pues podrá creer que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distingue a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de...