PROCESO 194-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 194-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal b), 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00039. Actor: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco; procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de octubre de 2005.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. LAS PARTES.

   Demandante: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: GUINESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS B.V. LIMITED – anteriormente UNITED DISTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD GREENLEES.

   B. DATOS Relevantes.

   1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 6 de marzo de 1998 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA” para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 98-12384. El signo solicitado es:

   2. En debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad UNITED DISTILLERS & VINTNERS (ER) LIMITED presentó observaciones al registro del signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA”, con base en las siguientes marcas:

      • Marca “OLD PARR” (mixta), certificado N° 171217, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera:

      • Marca “OLD PARR (mixta)”, certificado N° 171216, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

      Por su parte la sociedad UNITED DISTILLERS p.l.c. TRADING AS MACDONALD GREENLEES presentó también observaciones con base en la Marca “OLD PARR” gráfica (botella), certificado N° 171217, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución N° 00040 de 10 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación y negó el registro del signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA”.

   4. Contra la anterior Resolución, las sociedades IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. y UNITED DISTILLERS & VINTNERS (ER) LIMITED interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. Mediante Resolución N° 08058 de 18 de mazo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmó la Resolución recurrida, y concedió el recurso de apelación.

   6. Mediante Resolución N° 26459 de 26 de agosto de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto de la siguiente manera:

      • Revocó la Resolución N° 00040 de 2002, en cuanto declara infundada la observación de la sociedad UNITED DISTILLERS & VINTNERS (ER) LIMITED, y en su lugar la declaró fundada, y

      • Confirmó la Resolución N° 00040 de 10 de enero de 2002, en cuanto negó el registro solicitado.

      C. Fundamentos de derecho.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 134, párrafo primero y literal f); 135, literal c), y 136, literal a), Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

   1. El signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA” no es una forma usual de los envases de los productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que su diseño cuenta con unos elementos muy particulares que le otorgan suficiente distintividad respecto a las botellas de uso común y, por lo tanto, es apropiable por un particular.

   2. El signo solicitado tiene las siguientes características que lo hacen suficientemente distintivo: base y cuerpo semicuadrangular con los vértices y aristas redondeados con salientes en la base y en el comienzo de su cuello; cuello de forma cilíndrica, recto y liso; cuerpo grabado con líneas rectas, que al cruzarse entre si forman figuras de rombos perfectamente simétricos, dando la apariencia de una cuadrícula o malla con una inclinación de 90 grados. La botella tiene una altura total de (20) centímetros, la distancia entre su base y el comienzo del cuello es de (10) centímetros y cada lado de su base es de (7.6) centímetros.

   3. La Superintendencia no apreció que la marca “OLD PARR” (mixta) está conformada por el dibujo bidimensional de una botella, en cuyo cuello y centro se encuentra la expresión OLD PARR, mientras que el signo solicitado es tridimensional, contiene tres dimensiones en el diseño a escala, es decir, corresponde a una botella real y no a una pintada.

   4. Si se hubiera partido de la diferente categoría de los signos confrontados, no se hubiera concluido erróneamente que ambos eran tridimensionales y, en consecuencia, la decisión hubiese sido otra.

   5. Aunque se llegara a pensar que los signos confrontados son tridimensionales, tienen tantas diferencias que pueden coexistir en el mercado. En efecto, entre estas diferencias se encuentran las siguientes: el cuello de la botella de la marca “OLD PARR” tiene mayor grosor en el centro, lo que le da apariencia de un huevo achatado, mientras que el del signo solicitado es recto. El cuerpo de la botella de la marca “OLD PARR” presenta un corrugado o martillado asimétrico, mientras que el signo solicitado tiene un grabado compuesto por líneas perfectamente rectas, que al cruzarse entre sí forman figuras de rombos perfectamente simétricos que dan la apariencia de una cuadrícula o malla con una inclinación de 90º. El cuello de la solicitada es más largo que la botella de la marca “OLD PARR”.

      D. La contestaciOn a la demanda.

      A. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      La marca tridimensional se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa. Así las cosas, la marca tridimensional se representa a través de un signo figurativo (sic).

      Dado que la similitud de los signos confrontados debe predicarse de su parte gráfica es preciso analizar la comparación de la siguiente manera:

      La marca registrada consiste en un signo mixto formado por la figura de una botella lisa en su cuello, corrugada en su cuerpo, cuyas similares características representa el signo solicitado. Por lo que la parte gráfica que se confronta presenta rasgos característicos similares que permiten la confundibilidad entre los productos confrontados generando confusión entre el público consumidor en cuanto a su procedencia.

      B. Contestación por parte del tercero interesado.

      La sociedad GUINESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS B.V., actual titular de la marca “OLD PARR (mixta)”, con certificado N° 171217 y, por lo tanto, tercero interesado en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   1. La marca registrada protege todos los planos de la botella y no solo el primer plano; esto quiere decir, que es una marca tridimensional y no una mixta como lo pretende hacer ver el demandante.

   2. El hecho de que una marca tridimensional contenga elementos denominativos no la convierte en un signo mixto, ya que se está protegiendo todos los planos de la botella.

   3. La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo tridimensional solicitado de conformidad con la normativa comunitaria, ya que entre los signos tridimensionales cotejados evidentemente existen suficientes similitudes para crear riesgo de confusión entre el público consumidor y, además, dichos signos identifican productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Gráficamente los dos diseños guardan las siguientes semejanzas: el cuello de ambas botellas es más pequeño comparado con el resto de los cuellos de las botellas comunes y, además, se ensancha levemente en su parte media; ambas botellas cuentan con un cuerpo rectangular de bordes que son redondeados; y ambas botellas cuentan con una superficie corrugada, lo que es un elemento distintivo frente al resto de las botellas.

   5. El consumidor frente a unas botellas con características tan similares, creerá estar frente al mismo producto y lo adquirirá creyendo que tiene el mismo origen empresarial.

   6. Se debe resaltar que la marca fundamento de las observaciones es una marca notoriamente conocida y, por lo tanto, es claro que lo que se pretende con el signo solicitado es aprovecharse indebidamente...