PROCESO 180-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 180-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: JUAN GUDI (mixta). Actor: SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2002-0032 (7672).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa al artículo 136 literales a), e) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-0032 (7672).

El auto de 19 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 2096, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado es Juan Carlos Diez Bolaños.

2. Hechos

   El 7 de marzo de 2000, el señor Juan Carlos Diez Bolaños solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo JUAN GUDI (mixta) para distinguir “toda clase de pasabocas, papas, maduritos, platanitos, chicharrón, tocinetas, picadita, rosquillas, maizitos, chitos, chocolates …” productos de la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 491 de 24 de abril de 2000 al que formuló observación la sociedad SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A. con base en el registro de su marca GUDIZ también para la Clase 30.

   Por Resolución Nº 24550 de 29 de septiembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró fundada la observación y negó el registro de la marca solicitada por considerar que entre las marcas en conflicto existe: “… demasiada similitud, debido a que la marca solicitada reproduce parte de la marca registrada del observante y puede inducir al consumidor a error dado que ortográfica y fonética y conceptualmente son similares, de tal manera que no pueden coexistir sin generar confusión en el público … la solicitud de registro de la marca … esta (sic) incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la decisión (sic) 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. El señor Juan Carlos Diez Bolaños interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   Por Resolución Nº 00387 de 26 de enero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución impugnada.

   Mediante Resolución Nº 24477 de 30 de julio de 2001, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, atendiendo el recurso de apelación, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 24550, declaró infundada la observación presentada por la sociedad SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca JUAN GUDI (mixta) para productos de la clase 30 a favor de Juan Carlos Diez Bolaños, argumentando que: “… entre la expresión JUAN GUDI (mixta) es al (sic) cual predomina la denominación y la marca registrada GUDIZ, analizadas en su conjunto no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error, ya que si bien la segunda expresión de la marca solicitada comparte algunas letras de la marca registrada, la marca solicitada consta de dos expresiones como son JUAN GUDI las cuales le ofrecen la distintividad suficiente como para poder coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, razón por la cual su registro como marca no generaría perjuicio al interés de los consumidores ni afectaría el derecho de exclusiva de terceros, en consecuencia la marca que se solicita no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 … por lo que es pertinente revocar la decisión impugnada”. Quedando así agotada la vía gubernativa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora sostiene que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 toda vez que: “Las marcas en conflicto son confundibles … pues se asemejan en forma que pueden inducir al público a error”. Dice que: “La simple apreciación de dicha marca permite concluir que el componente denominativo JUAN GUDI es el predominante, no sólo porque así es reivindicado por el solicitante en la solicitud, sino por su caracterización y preponderancia dentro del conjunto … los elementos gráficos, la grafía de las letras, la figura de la ardilla, son enteramente irrelevantes para efectos de la comparación, pues carecen de una particular fuerza distintiva dentro del conjunto …”. Sostiene también que: “… la comparación entre las denominaciones GUDI y GUDIZ, cuya confundibilidad o riesgo de confusión es evidente: su composición ortográfica es prácticamente idéntica … por la misma razón su pronunciación acusa una acentuada semejanza, y finalmente ambas constituyen el mismo término arbitrario que la sociedad SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A. escogió prioritariamente y que goza de gran distintividad …”.

   Argumenta la actora que el cotejo de las marcas “… debe realizarse con un criterio más estricto … Al hacerse esto, el juzgador podrá fácilmente percatarse de la reproducción casi total de la marca GUDIZ … y la ausencia de distintividad de la marca mixta JUAN GUDI a pesar de contener un elemento adicional que trata de cubrir la copia del signo novedoso sobre el cual mi representada posee un mejor derecho. Las semejanzas entre JUAN GUDI y GUDIZ no es una coincidencia”.

   Sobre la violación del literal h) del mismo artículo 136 de la Decisión 486, dice: “Resulta entonces tal reputación y conocimiento de la marca GUDIZ un hecho notorio y en esa medida su propietario … debe quedar relevado de prueba de su ocurrencia … al ser la marca GUDIZ una marca notoria, esta merece especial protección según lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia”.

   Finalmente sobre la supuesta violación del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 dice que: “La marca mixta JUAN GUDI no corresponde al nombre del solicitante, el señor JUAN CARLOS DIEZ BOLAÑOS y no se ha presentado consentimiento alguno de persona (natural o jurídica) que posea dicho nombre. Por lo tanto, no debe concederse el registro de una marca que corresponde al nombre civil de un tercero”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Igualmente dice que esta Resolución se expidió: “… legal y válidamente … concediendo el registro de la marca JUAN GUDI para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 …”..

   Dice que: “La expresión JUAN GUDI’ clase 30 contrario de lo que afirma el accionante tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados junto con la expresión GUDIZ (registrada) es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error…”.

   Sobre el literal a) de la Decisión 344 indica: “La marca JUAN GUDI (mixta) solicitada no es confundible con la marca registrada con anterioridad ‘GUDIZ’ … En consecuencia, la marca ‘JUAN GUDI’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) … de otra parte la marca solicitada consta de dos expresiones como son JUAN GUDI, las cuales le ofrecen la distintividad suficiente, que les permite coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”.

   Con referencia al literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, sostiene que: “… la demandada no demostró dentro de la vía gubernativa cuando era oportuno hacerlo, la notoriedad de la marca ‘GUDIZ’ conforme a la norma comunitaria, notoriedad que no puede fundarse en simples supuestos de hecho …”.

   Finalmente dice que: “… el acto administrativo acusado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos (sic), se ajustan (sic) a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter suprancional como lo aduce la parte demandante”.

   El señor Juan Carlos Diez Bolaños, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que: “Las marcas ‘GRÁFICA+JUAN GUDI’ y ‘GUDIZ’ son suficientemente distintas y diferenciables visual, ortográfica, fonética y/o auditivamente … Objetivamente, no puede negarse que se trata de elementos suficiente y fácilmente perceptibles por el consumidor …”. También argumenta que: “… los empresarios de esta clase de productos … utilizan en sus marcas signos constantes como medio para...