PROCESO 203-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 203-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2002-0372 (8389). Actor: MAC S.A. Marca: “MAC mixta”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de octubre de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: MAC S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: MACK TRUCKS INC.

   2. datos RELEVANTES.

   1 Hechos:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad MAC S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 6 de agosto de 1998 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto “MAC” acompañado del lema comercial “CUIDAMOS EL MUNDO DE POLO A POLO”, para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 98.45296. El signo solicitado se ilustra de la siguiente manera:

   2. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MACK TRUCKS INC. presentó observaciones al registro del signo mixto “MAC”, con base en las siguientes marcas:

      1. Marca “MACK” (denominativa), para amparar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Marca “MACK” (mixta), para amparar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y que se ilustra de la siguiente manera:

   3. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 36217 del 31 de octubre de 2001, declaró fundada la observación presentada por la sociedad MACK TRUCKS INC., y negó el registro como marca del signo mixto “MAC”.

   4. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   5. El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 01423 del 28 de enero de 2002, confirmó el acto impugnado y concedió el recurso de apelación interpuesto.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 14135 del 8 de mayo de 2002, resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la N° 36217 del 31 de octubre de 2001.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 134, 136, literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. Se violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo mixto “MAC” es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

      2. Es distintivo porque es novedoso en relación con determinados productos y servicios. Además no es genérico o descriptivo en relación con los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de dicha clase.

      3. Al realizar una comparación simultánea y alternativa entre el signo mixto “MAC” y el signo mixto “MACK”, se concluye que no son confundibles ya que el primero posee diversos elementos gráficos que le aportan suficiente distintividad.

      4. Los siguientes puntos demuestran la inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto:

      ▪ La sociedad MAC S.A. es titular del derecho sobre el nombre comercial “MAC” desde 1985, para realizar actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases N° 9, 12, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, es titular de derechos adquiridos sobre el signo “MAC” para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

      ▪ La sociedad MAC S.A. es titular en Colombia de los siguientes certificados de registro de la marca “MAC”:

      |MARCA |CLASE |CERTIFICADO |VIGENCIA |

      |MAC |9 |147804 |14-09-06 |

      |MAC |37 |197301 |26-05-07 |

      |MAC |39 |197278 |26-05-07 |

      |MAC |38 |234816 |03-03-11 |

      La sociedad MACK TRUCKS INC. es titular en Colombia del siguiente certificado del registro de la marca “MACK”:

      |MARCA |CLASE |CERTIFICADO |VIGENCIA |

      |MACK |12 |97233 |25-02-12 |

      Los productos identificados por las dos marcas se encuentran íntimamente relacionados y, han coexistido por lo menos desde 1986; por lo tanto, entre el signo solicitado “MAC” y la marca “MACK” no hay riesgo de confusión, siendo importante resaltar que ambos han tenido gran difusión y conocimiento por parte del público consumidor y han coexistido tanto en el ámbito registral como en el mercado.

      Por lo anterior, no se puede desconocer la coexistencia de las marcas en conflicto y la inexistencia real de confusión, sobre todo en casos como el presentado en el cual el elemento gráfico del signo solicitado garantiza la distintividad.

   3. La contestación a la demanda.

      La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • Entre los signos en conflicto existen similitudes en el aspecto gráfico, fonético y conceptual, lo que llevaría al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos, ya que entre la expresión “MAC”y “MACK” sólo hay diferencia en la letra K.

      • En los signos mixtos en conflicto predomina el elemento denominativo.

      • Los dos signos pretenden amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que generaría confusión en caso de que los signos coexistieran en el mercado.

      • El hecho de que el demandante tenga registrada la marca “MAC” para amparar productos de las clases 9, 37 y 39 de la Clasificación Internacional, no le da derecho en relación con el registro del signo “MAC” para la clase 12.

      La sociedad MACK TRUCKS INC., tercero interesado en las resultas del proceso, según el informe del juez consultante, no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136, literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “MAC” fue presentada el 6 de agosto de 1998, fecha en la cual, dicha normativa se encontraba vigente. Lo anterior sin perjuicio de que las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   También se interpretará la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISION 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,

(...)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos

:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(...)

DecisiOn 486

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las...