PROCESO No. 190-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 190-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literales a) y b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A.

Caso: marca “AMERICAN GENERICS”.

Expediente: N° 2002-00322.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los artículos 134 y literal a) del artículo 135; y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 13 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “En 1999 la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., solicitó el registro de la marca AMERICAN GENERICS para distinguir productos farmacéuticos”; que “La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., tiene registrada y vigente su marca AMÉRICA clase 5ª y es usada desde 1973 en forma pública e ininterrumpida lo que esta (sic) plenamente probado”; que “Estando en tiempo la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. por intermedio de apoderada presentó oposición (sic) al registro de la marca AMERICAN GENERICS con base en la marca AMÉRICA”; que “La División de Signos Distintivos al estudiar la oposición presentada por LABORATORIOS AMÉRICA S.A., con base en la marca y nombre comercial AMÉRICA declaró fundada la oposición (sic) presentada y negó el registro de la marca AMERICAN GENERICS solicitada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL”; que “Contra esta resolución el solicitante de la marca interpuso los recursos de reposición y apelación, ante lo cual la División de Signos Distintivos revocó la anterior decisión y concedió el registro de la marca AMERICAN GENERICS por el término de 10 años”; que “La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., interpuso el recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión anterior y se dejara en firme aquella por medio de la cual se declaraba fundada la oposición (sic) y se negaba el registro de la marca AMERICAN GENERICS, pero la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial al estudiar el recurso de apelación, confirmó la resolución que declaraba infundada la oposición (sic), dejando en firme la concesión de la marca solicitada y quedando con esto agotada la vía gubernativa”. Esta última decisión consta en la Resolución 08919, del 20 de marzo de 2002.

   En el texto de la Resolución 43429, del 21 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la decisión dictada en la Resolución 22093, del 29 de junio de 2001, se declaró infundada la observación de Laboratorios América S.A. y se concedió el registro como marca de la denominación AMERCAN GENERICS, consta que “por escrito radicado a la superintendencia (sic) el 08 de agosto de 2001 se solicita el traspaso de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. a la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. quien se considerara (sic) de ahora en adelante el nuevo solicitante”.

   Y el apoderado de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. argumenta en su demanda que “Bajo el expediente 99 016.364 del 17 de Marzo de 1999 la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. por intermedio de apoderado solicitó el Registro de la marca AMERICAN GENERICS (nominativa) para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5º de la Clasificación Marcaria Internacional de Niza”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora alega la violación del artículo 135 de la Decisión 486, “ya que la marca solicitada carecía de la suficiente fuerza para distinguir los productos farmacéuticos comercializados con ella frente a los productos farmacéuticos similares de un tercero, en este caso, los productos denominados AMÉRICA y comercializados por la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A.”; que “al ser tan similarmente confundibles las expresiones AMÉRICA y AMERICAN GENERICS esta última carece de la suficiente distintividad para individualizar en el mercado unos productos de otros, máxime cuando la palabra ‘generics’ (genéricos) es usada muchas veces en el mercado para explicar de qué clase de productos se trata”; que “la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A., tiene registrada y vigente su marca en la Clase 5ª desde el año 1973 en forma pública e ininterrumpida además de que la oposición (sic) presentada en el año 1999 se baso (sic) igualmente en la solicitud anterior de la marca AMERICAN GENERICS”; que “la marca solicitada AMERICAN GENERICS traduce al castellano ‘genéricos de América’ o ‘genéricos Americanos’ y que entre los productos farmacéuticos existe una clase importante de ellos que son los genéricos o sea aquellos que se comercializan sin marca de producto y que se identifican por su principio activo, como son los de MK, GENFAR y AMÉRICA, entonces mal podría registrarse como marca o parte principal de una la palabra ‘generics’ (genéricos) la cual es de uso obligatorio al hacer referencia de los productos farmacéuticos este tipo”; que “si se registró la marca AMERICAN GENERICS pero que en ella la palabra principal no es GENERICS quedaría entonces como marca real del producto la palabra AMERICAN la cual es casi idéntica por no decir idéntica a la marca AMÉRICA registrada y vigente”; que “entre la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., titular de la marca AMÉRICA y la sociedad LAFRANCOL primero y luego AMERICAN GENERICS, no existe ni ha existido ningún lazo comercial ni de ninguna índole del cual se pudiera inferir que el uso que se esta (sic) haciendo de su marca es legítimo o al menos permitido”.

   Asimismo indica el consultante que, según la parte actora, “en lo que respecta al riesgo de confusión o asociación es muy alto y la marca registrada no tiene porqué asumir que todos los años de esfuerzo tratando de posicionar una marca se vean perdidos por una decisión errada”; que “a pesar de que en la Decisión 486 se suprimió la frase ‘debidamente motivada’, es lógico que si la decisión consta de parte motiva y resolutiva es porque en la primera se deben explicar las razones por las cuales se toma la decisión, además de que en el expediente administrativo hubo oposición, entonces al solicitante y al opositor se le debe tratar de igual forma o sea darles la misma oportunidad para controvertir, y lo más importante que el funcionario de turno demuestre que obró de forma imparcial y que valoró equitativamente las pruebas de ambas partes”; que “si se analizan detenidamente los argumentos de la Administración al decidir los recursos de reposición y apelación se encuentra que en el de reposición la División de Signos Distintivos se extendió en el análisis de las pruebas del solicitante, guardando extraño silencio en relación con las pruebas del opositor, en cambio en el de apelación la Administración simplemente enunció las pruebas aportadas por el opositor sin analizarlas ni cotejarlas y concluyó sin explicación que la marca solicitada no vulneraba derecho alguno de tercero”; que “Considera simplista la forma como la Administración produjo su decisión basada en el criterio de que se pueden formar marcas con la unión de palabras que eventualmente irregistrables en forma individual, pero en este caso específico la irregistrabilidad de una de esas palabras se debe a que dicha expresión no es una palabra común como tal sino una marca registrada y vigente que merece especial protección por parte del Estado”; que “el derecho que la ley concede al titular de una marca registrada es absoluto, en el sentido de que a todos los titulares se le concede el mismo derecho, es decir no hay marcas registradas con más derechos que otras y además el registro sobre una marca confiere a su titular el derecho a usarla en forma exclusiva, aparte de que no hay excepciones a este principio sin el consentimiento expreso de su titular”.

   El Tribunal observa en la demanda el argumento según el cual “Si se llegase a alegar que al estar acompañada de otra palabra, la expresión genérica es registrable, entonces la ‘otra expresión’ debe ser registrable, ya que sería imposible pensar que dos palabras irregistrables, en la que una de ellas ya está registrada como marca, que conservan su significado conceptual intacto, den como resultado una marca registrable. Ello sería posible si se formara una marca de fantasía. Pero en este caso la fantasía no cabe, pues repito, la expresión American Generics tiene un significado conceptual definido, que por ese motivo se confunde con la denominación de los genéricos que produce Laboratorios América”; que “La marca AMERICA de mis poderdantes está registrada para distinguir todos los productos de la clase 5ª Internacional, en la que están los productos farmacéuticos”; que “… mis poderdantes … usan lo que en mercadeo se denomina ‘identidad avalada’ es decir, que usan en algunos casos la misma denominación para identificar la empresa (LABORATORIOS AMERICA) y para identificar sus productos (GENERICOS AMERICA); en estos casos el producto se beneficia del buen nombre de la empresa que los produjo y la empresa se beneficia del mercadeo de los productos al crear una recordación constante de ella. Es...