PROCESO No. 186-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 186-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A.

Caso: signo “GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixto)”.

Expediente: N° 2001-0302 (7456).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81 de la Decisión 344; 134 (párrafo primero) y 135 (literales a, b, y párrafo final) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “GAS NATURAL S.D.G. S.A. de Barcelona, España, solicitó el registro de la marca GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 487”; que “Mediante Resolución 10920 de 29 de mayo de 2000 la Superintendencia negó el registro de la marca solicitada por considerar que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 pues se trata de una expresión genérica que describe el producto (sic), el objeto de los servicios distinguidos, su estado, aplicación y la finalidad o ventaja de los mismos”; y que “Contra esta decisión interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos desfavorablemente”.

   Observa el Tribunal que en el texto de la demanda se indica que a la citada solicitud de registro correspondió “el Expediente Administrativo No. 99.71.058”; y que, en el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que es cierto que “la sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A, solicitó el día 11 de noviembre de 1999 el registro de la marca ‘GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILOMETROS POR MENOS PESOS’ (mixta), para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 37 de la nomenclatura vigente, tal como consta dentro del expediente N 99 71058”.

2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la parte actora, en su demanda, denuncia la violación de “los artículos 81 de la Decisión 344; 134 (párrafo primero) y 135 (literales a, b, y párrafo final) de la Decisión 486”; que, en relación con el artículo 81 de la Decisión 344, “como bien lo señala la doctrina, las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos o servicios que identifican, porque permiten distinguir los productos o servicios de las distintas personas que concurren al mercado. No se puede, por lo tanto, entender que una marca se encuentre separada del producto o servicio cuando ella sirve para diferenciarlo de uno similar o parecido. La marca solicitada cumple una función distintiva, imprescindible en el mercado en cuanto a que permite distinguir los productos o servicios idénticos o similares en el mercado, convirtiéndose en un elemento esencial de protección, no solo para el propietario sino para los consumidores”; que “Para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto de otros idénticos o similares y cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica”; que “En este caso el signo GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (Mixto) es perceptible por el sentido de la vista, no solo en su parte nominativa sino en la mariposa característica que destaca el signo en su parte superior. Puede ser representado por su elemento nominativo y figurativo, lo cual permite a los consumidores formarse una clara idea del signo representado”; que “Es igualmente distintivo porque cumple con los requisitos de la distintividad intrínseca en cuanto que, visto en su conjunto no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado. Cumple el requisito de la distintividad extrínseca, entendida como la aptitud del signo para ser registrado, dado que no existe otro idéntico o similar solicitado o registrado con anterioridad”; que “La marca GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (Mixta) hace relación a unas cualidades secundarias de un servicio determinado y al negarse su registro se violaron las normas comunitarias porque una de las cualidades principales del gas natural es la de ser combustible o arder fácilmente, y una cualidad secundaria es que pueda hacer que un automóvil o un medio de transporte similar rinda más kilómetros por menos pesos”.

   Señala también el consultante que, según la actora, se violó “El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, en concordancia con los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, porque la Superintendencia no tuvo en cuenta que si bien no son registrables las expresiones genéricas o descriptivas, dicha norma no es aplicable cuando el signo que se pretende registrar, pese a tener dichas expresiones, no está compuesto exclusivamente de términos genéricos o descriptivos, como sucede en este caso”; que “Cuando el signo por registrar como marca tiene varios componentes genéricos o descriptivos, la jurisprudencia ha señalado que éste debe analizarse en su conjunto debido a que el público no disecciona las marcas al apreciar un producto o servicio sino que las asimila en su integridad con el fin de determinar el producto en sí o el servicio que se presta con la marca. El signo solicitado no es exclusivamente descriptivo, pues tiene varios componentes que le dan individualidad, lo que permite que sea registrable y la Administración debió analizarlo en su conjunto, no desmembrándolo en sus distintas acepciones gramaticales y analizándolos por separado, sino apreciándolo en su integridad sin descomponerlo”; que “La expresión GAS NATURAL MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS es registrable debido a que las características que se atribuyen al producto son meramente secundarias, lo que hace que el conjunto de la marca sea registrable. El público consumidor al apreciar la marca del producto o servicio, la percibe en su integridad, no lo disecciona en sus diferentes componentes. Además el signo es notoriamente conocido en nuestro medio, como consecuencia de la introducción del citado signo en el mercado por parte de la demandante, quien lo concibió para promocionar sus productos y servicios y no por el hecho de que la expresión se haya usado con anterioridad por terceros para identificar los productos o servicios que pretende proteger”; y que se incurrió en la violación del “… párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 porque la Superintendencia no tuvo en cuenta que la marca GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS, acompañada del logo de una mariposa, tenía en ese momento y actualmente un segundo significado debido al uso intensivo que se hizo y hace hoy en día. De otro lado, no decretó las pruebas solicitadas al momento de interponerse los recursos para demostrar que los consumidores de gas, clientes de la sociedad actora identifican la marca enunciada con unos servicios y productos específicos”.

   En la demanda se alega además que “la Administración concedió en su momento lemas tales como GAS NATURAL MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS para las Clases 37 y 39 Internacional, para la sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A., de Barcelona, España y marcas tales como NATURAL GAS ELECTRICITY ENDLESS POSSIBILITIES para las Clases 36, 37, 39 y 42 Internacional para la sociedad ENRON CORP …”; que “la marca enunciada es un término evocativo porque en una de sus partes hace relación a unas cualidades secundarias con relación a un producto determinado”; que “cuando una marca hace relación a cualidades secundarias con relación a un producto o servicio, la misma es registrable y como sucede en el presente caso, ya que solo aquella marca que hace relación a atributos esenciales de un producto o servicios es irregistrable, en virtud de la insuficiente...