PROCESO 167-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 167-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. Marca: BBVA Bancomer+Gráfica a color. Actor: BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Proceso interno Nº 2003-00228.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00228.

El auto de 5 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1381 de 19 de agosto de 2005, recibida en este Tribunal el 2 de septiembre de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.

   b) Hechos

   El 11 de febrero de 2002, BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, solicitó el registro como marca del signo BBVA BANCOMER+GRÁFICA A COLOR para distinguir servicios de la clase 36. (Clasificación Internacional de Niza, clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 514 de 22 de marzo de 2002 y no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

   El 17 de mayo de 2002 la actora presentó un acuerdo de coexistencia, consistente en un documento de consentimiento y autorización otorgado el 15 de marzo de 2002 por el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA y BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA, en vista de que las dos pertenecen al mismo grupo empresarial.

   Por Resolución Nº 29946 de 20 de septiembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca BBVA BANCOMER+GRÁFICA A COLOR solicitada por BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por considerarla confundible, de acuerdo al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, con la marca BBVA del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. que igualmente distingue servicios de la clase 36, argumentando que: “… el signo que se pretende en su composición ortográfica y fonética, reproduce el signo ya registrado vigente, sin que las expresiones que lo acompañan, lo caractericen como distintivo … al distinguir los signos en estudio, seguros, negocios financieros, monetarios e inmobiliarios, tendrán los mismos canales de comercialización, divulgación y al mismo destinatario, por tal razón se puede afirmar que en el caso en estudio se presentan de forma concomitante los dos supuestos señalados por la norma supranacional en estudio, los cuales son la confundibilidad o similitud de los signos y la relación de los productos, es decir que hecho el análisis de los signos se observa que los mismos pueden inducir a error al consumidor”.

   El actor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 41224 de 23 de diciembre de 2002, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada y el segundo por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial que, mediante Resolución Nº 2741 de 31 de enero de 2003, resuelve también confirmar la Resolución Nº 29946.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora manifiesta que con la Resolución impugnada se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que se “…incurrió en INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA LEY … pues cuando la norma señala como irregistrable el signo cuyo uso en el comercio ‘…afectara indebidamente un derecho de tercero …’, entre otras razones por la existencia de un registro previo y siempre que pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, la entidad cuestionada pretende colocarse por encima del derecho de los terceros (que es lo que ampara la norma) para pretextar un interés en el consumidor. Allí radica el fondo de su error…”. Hace referencia a las causales relativas y absolutas de registrabilidad.

   Igualmente se refiere a los acuerdos de coexistencia marcaria y dice: “… pensar en que la autorización de un “tercero” es válida solo en la medida que las marcas enfrentadas no sean semejantes, es generar un ilógico que no existe en la ley, pues si las marcas no son iguales o no tienen riesgo de confundirse para qué la autorización?. Para que los acuerdos? … Si la interpretación que en Colombia se le da a la norma (artículo 136) y a la doctrina sentada por el Tribunal Andino del Acuerdo de Cartagena (sic) fuera la correcta, por qué entonces las sociedades BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. y el BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, cuentan con registros coexistentes dentro de los cuales se reproduce la sigla de su grupo empresarial “BBVA”, al menos en Ecuador y Perú, como habrá oportunidad de citarlo y probarlo oportunamente”.

   Indica que: “… por disposición del Art. 154 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic), el registro de una marca es el medio por el cual se adquiere el derecho a su uso exclusivo, pero el registro no es un requisito para el uso. Por tanto, conceder un registro marcario es conceder un derecho de exclusiva; el registro importa a su titular y la ley le indica sus derechos, y también sus límites … Así la Superintendencia de Industria y Comercio no puede abrogarse (sic) una facultad protectora del consumidor, más allá de los límites que le impone la propia ley”.

   Sobre la confundibilidad de los signos reitera los argumentos expuestos en la vía gubernativa “… los cuales conducen a concluir que pese a que las marcas enfrentadas comparten la expresión BBVA en sus logos, son marcas perfectamente diferenciables, si en gracia de discusión se desestimara la autorización dada por la casa matriz a mi mandante para el registro de la sigla BBVA junto a su propio nombre para evidenciar su origen: 1….la expresión BBVA dentro de la marca BBVA BANCOMER + GRÁFICA a color, es indicativa de un origen empresarial que corresponde a la realidad, por ser el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. S.A., el accionista mayoritario del solicitante BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ….; 2. La marca que se pretende registrar coincide con la razón social de su solicitante BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; 3. Tampoco hay confusión ya que las marcas BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER va (sic) acompañadas del nombre social BANCOMER como se desprende de la solicitud …; 4. Es … el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. el que autoriza el uso de la expresión BBVA en la marca de la referencia …; 6. Pareciera que lo que preocupa a esa División es que las marcas que erradamente considera similarmente confundibles, pertenecen a personas jurídicas diferentes, lo que por si mismo no está prohibido en la ley. Debió interesarle si realmente esas personas jurídicas diferentes y sus marcas enfrentadas inducen a confusión o a una indebida asociación.

   Sostiene que con la Resolución impugnada se violó el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486: “… ya que al momento de expedir el acto administrativo que negó el registro, se citó la autorización del tercero con un derecho anterior, a favor del registro solicitado … pero en la parte motiva se desconoció por completo y si bien en la resolución 38738 se hizo referencia a la citada causal del literal f) se indicó que la autorización sólo se puede tener en cuenta si la Oficina de Marcas nacional competente considera que con dicha autorización no se induce al público a error … la causal de irregistrabilidad que afecta los derechos de un tercero, desaparece cuando media su consentimiento…”.

   Manifiesta que: “… de plano se descartó la aplicación de la excepción que contempla la causal f) del Art. 136, con el agravante cuando en el caso que nos ocupa está claro que el titular de la marca anterior (el que extiende su consentimiento) no es propiamente un tercero. Hablamos de un Grupo Económico, en el que el titular del derecho anterior, es el accionista mayoritario del solicitante, tal y como lo indica el propio titular en la autorización rendida por funcionario autorizado, notarizada y legalizada … El que los empresarios enfrentados por la actuación de la administración pertenezcan al mismo grupo económico implica que la presunta confusión indirecta por parte del público consumidor no afecta a nadie … Cómo puede afectar el convencimiento que en la prestación de los servicios que ampara la marca BBVA BANCOMER interviene el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., si esto es así?. La marca BBVA BANCOMER, está cumpliendo con su función de “distinguir”, de diferenciar un servicio en el mercado desde su origen empresarial”.

   Finalmente indica que se violó el artículo 150 de la Decisión...