PROCESO 163-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 163-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la misma Decisión y la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: EN VÍA MENSAJERÍA (mixta). Actor: COLVANES LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-00188.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los “Artículos 81 literal a) (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los literales (sic) e) y el inciso final del artículo 135, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, dentro del proceso interno Nº 2002-00188.

El auto de 05 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 1385 de 19 de agosto de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad COLVANES LIMITADA y demandada: Superintendencia de Industria y Comercio. Terceros interesados: sociedad ENVÍA TRANSPORTADORA LA PATRIA S.A. y LUZ MARY GUERRERO.

2. Hechos

   El 18 de diciembre de 1998 la sociedad COLVANES LIMITADA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo EN VÍA MENSAJERÍA mixto para distinguir servicios de la Clase 38. (Clasificación Internacional de Niza, clase 38: Telecomunicaciones). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 473 de 10 de marzo de 1999 al que presentaron observaciones la sociedad ENVÍA TRANSPORTADORA LA PATRIA S.A. por ser solicitante anterior de la marca ENVÍA para las clases 38 y 39 y LUZ MARY GUERRERO argumentando que la expresión ENVÍA es descriptiva y “… por lo tanto no es susceptible de ser utilizada en forma exclusiva por un tercero como marca …”.

   Por Resolución Nº 6846 de 28 de febrero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las observaciones y negó el registro del signo EN VÍA MENSAJERÍA solicitado por COLVANES LIMITADA. Sin embargo en la parte considerativa realiza la siguiente aclaración: “ Consta en los registros de la Propiedad Industrial que la marca opositora ENVIA para la clase 39 fue negada en última instancia, estando en firme la actuación … Consta en los archivos de la Propiedad Industrial que la sociedad opositora Envía Transportadora la Patria S.A. es solicitante anterior de la …. Marca ENVIA clase 38”.

   La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 20186 de 20 de junio de 2001, confirmó la Resolución impugnada y el segundo por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 40856 de 30 de noviembre de 2001, confirmó en parte la Resolución Nº 6846, toda vez que declaró fundada la observación interpuesta por la Señora Luz Mary Guerrero Hernández, negó el registro solicitado y revocó la Resolución impugnada declarando infundada la observación interpuesta por la sociedad ENVÍA TRASNPORTADORA LA PATRIA S.A. quedando así agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   Sobre el artículo 81 de la Decisión 344, la actora dice: “La marca (sic) EN VIA MENSAJERIA (sic), está conformada por elementos nominativos y gráficos que la hacen suficiente distintiva y por lo tanto registrable para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional …”. Respecto a la supuesta violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486, dice que: “La Superintendencia de industria (sic) y Comercio violó la norma …, por cuanto al resolver el conflicto planteado, lo interpretó erróneamente y consideró que la marca (sic) EN VIA MENSAJERIA (sic) es un signo descriptivo de los servicios que pretende distinguir …”. Después de citar la interpretación prejudicial 17-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dice que: “… la marca solicitada para registro no consiste exclusivamente en una característica propia de los servicios de la clase 38 de la clasificación internacional … es pertinente precisar de acuerdo con la doctrina en la materia la causal de irregistrabilidad por genericidad o descriptividad, por cuanto esta causal no tiene carácter absoluto y siempre deben ser analizadas las circunstancias de cada caso concreto …”, para lo cual la actora realiza algunas citas doctrinarias.

   Sobre el párrafo final del artículo 135 dice que: “Con la presente demanda se aportarán pruebas de la idoneidad del signo EN VIA (sic) para ser registrado como marca, debido a su intenso uso y reconocimiento en el territorio nacional … La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina introdujo, por primera vez, en la legislación Comunitaria Andina, la posibilidad para un signo considerado genérico o descriptivo, de acceder al registro en aquellos casos en los cuales dicho signo, en virtud de su uso constante, hubiere adquirido fuerza distintiva … Debido a que esta figura, no tiene antecedentes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es preciso remitirse a la jurisprudencia y doctrina europeas, en donde esta figura opera desde hace varios años …”. Cita al tratadista Calos Fernández-Novoa.

   Finalmente dice que: “A pesar de que el signo EN VIA MENSAJERIA (sic) ha adquirido distintividad en virtud de su uso intenso, es pertinente subrayar que la marca solicitada para registro, en este expediente, no consiste única y exclusivamente en una expresión genérica o descriptiva, sino en un signo compuesto con una disposición especial de elementos adicionales gráfico (sic), que lo hacen susceptible de ser registrado (sic) distinguir servicios de la clase 38 de la clasificación internacional”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … negando el registro de la marca EN VIA MENSAJERÍA (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 38 de la clasificación de Niza, solicitada por la sociedad actora ”.

   Dice que: “La marca ‘EN VÍA MENSAJERÍA’ (MIXTA) cumple con todos y cada uno de los requisitos … para la irregistrabilidad de las marcas descriptivas …”. También dice que la marca en conflicto “… se refiere a una cualidad que, necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del servicio del cual se trata. En efecto, los servicios de mensajería, usualmente son utilizados para enviar algún objeto o bien a través de la persona que presta el servicio y a un destinatario específico. Es así como la marca cuya solicitud se negó, contiene un elemento nominativo que describe una cualidad o modo de ser de todos los servicios de telecomunicaciones cual es la de enviar y naturalmente recibir mensajes …”. Sostiene que el signo objeto de la controversia “… puede servir para designar una característica o (sic) inherente a los servicios que protege. La marca ‘EN VÍA MENSAJERÍA’ (MIXTA) se limita a referir una expresión descriptiva del modo en que opera el servicio prestado o simplemente señala una de sus características …”.

   Sobre el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 dice que esta disposición establece tres requisitos para que proceda el registro de marcas descriptivas, “… (i) uso constante del signo distintivo; (2) (sic) adquisición de capacidad distintiva del sino distintivo y (iii) relación de causalidad entre el uso y la adquisición de distintividad del signo …”. Por lo tanto, sobre el caso concreto dice que “La parte actora a quien correspondía la carga de la prueba, no acreditó dentro de la actuación administrativa correspondiente, el cumplimiento de estos tres (3) requisitos supra señalados, de tal manera que la Superintendencia … actuó lícitamente, y dentro de las posibilidades que el expediente … le otorgaba “.

   No consta en el expediente la contestación a la demanda por parte de los terceros interesados.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los “Artículos 81 literal a) (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los literales (sic) e) y el inciso final del artículo 135, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en...