PROCESO No. 151-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 151-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 4 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en los artículos 45 y 48 y en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

Caso: “ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-β, δ-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4[(FENILAMI-NO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1- HEPTANOICO. SAL DE CALCIO (2:1)”.

Expediente: N° 2003-00255.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 14, 15, 18, 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 25 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “Mediante memorial de 17 de julio de 1996 se presentó, ante al (sic) División de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y comercio, SIC, solicitud de patente de invención para ‘Ácido Cristalino [R-(R*,R*)]-2-(4-Fluorofenil)-β δ-Dihidroxi-5-(1-metiletil)-3-Fenil-4[(Fenilami-No)Carbonil]-1H-Pirrol-1- Heptanoico. Sal de calcio (2:1),’ a nombre de Warner-Lambert Company, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América …”; que “A esa solicitud se anexaron los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación de la patente y de publicación del extracto en la gaceta de propiedad Industrial, el texto de la descripción, figuras y reivindicaciones respectivas, así como las tarjetas de archivo, los extractos para publicación en la mencionada gaceta y el arte final”; que “El día 22 de octubre de 1996 se notificó el auto No.2094 mediante la (sic) cual la división de nuevas Creaciones concedía un plazo de treinta días para que el solicitante adjuntara copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente respecto de la cual se reclamaba prioridad, junto con su traducción oficial e indicara la fuente normativa de reciprocidad”; que “El solicitante mediante memorial de 18 de noviembre de 1996, estando dentro del término acompañó copia auténtica de la primera solicitud de patente estadinense (sic) número 60 de 2001, 452 de fecha de 17 de julio de 1995, respecto de la cual se reivindicaba prioridad, debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, junto con su traducción oficial correspondiente e indicó la fuente normatividad (sic) de reciprocidad de la cual se deriva el derecho del solicitante para reivindicar prioridad”; que “Mediante memorial de 6 de febrero de 1998, el solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio, mediante el cual se reemplazó el originalmente presentado y nuevo extracto de la misma solicitud, en sus dos formas, que incluía las nuevas reivindicación (sic) 1 a 7, para publicación en la gaceta de la propiedad industrial”; que “El día 31 de julio de 1998, se notifico (sic) un segundo auto mediante el cual la división de Nuevas Creaciones aceptaba el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial de 6 de febrero de 1998 y señalaba que la fuente normativa de reciprocidad indicada no se encontraba vigente en Colombia en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad reivindica y establecía que era procedente la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial”; que “El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la propiedad industrial No. 470 de 29 de diciembre de 1998 y el término de treinta (30) días dentro del cual cualquier persona podía presentar observaciones fundamentales que desvirtuaran la patentabilidad de la invención venció el 11 de febrero de 1999, sin que contra la solicitud se hubiera presentado observación alguna”; que “El día 8 de marzo de 2001, se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante, para que el término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de al (sic) notificación, diera respuesta al Concepto Técnico No. 0151, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud correspondiente al expediente No. 96-037-514”; que “El solicitante, mediante memorial de 4 de junio de 2001, estando dentro del término anterior, solicitó un plazo de 30 días para dar respuesta al auto antes mencionado y acompañó recibo que acreditaba el pago de los derechos que dicho plazo causaba y mediante memorial de 19 de julio de 2001, estando dentro del término anterior, presentó los argumentos y aclaraciones pertinentes en relación con el Concepto Técnico de Fondo No. 0151 anteriormente citado”; que “El 30 de noviembre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución No. 40899 mediante la cual se negó la patente de invención la cual fue notificada mediante edicto fijado el 4 de enero de 2002 y desfijado el 18 de enero del mismo año”; que “El 24 de enero de 2002 se interpuso recurso de reposición contra la anterior resolución”; que “El 14 de enero de 2002 (rectius 2003), la Superintendencia de Industria y Comercio dictó Resolución No.060, mediante la cual confirmó la resolución inicial No.40899 de 30 de noviembre de 2001 y declaró agotada la vía gubernativa”.

   Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda, “Mediante memorial de 25 de Septiembre de 1998, el solicitante indicó a la Superintendencia de Industria y Comercio que la fuente normativa de la reciprocidad que la facultaba para reivindicar prioridad en dicho caso se encuentra en (i) en el Artículo 2 del Anexo 1, del Tratado sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio … (ii) en el Artículo 4 del mencionado Anexo 1C … y (iii) en el Artículo 4 del Convenio de París … con lo cual la reciprocidad exigida en el Artículo 12 de la Decisión 344, se cumple plenamente”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que la actora denuncia la violación de los artículos 14, 15, 18 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1) La solicitud contenida en el expediente arriba mencionada se encontraba fuera de las excepciones de los artículos 15 y 20, es decir, debía ser considerada como una invención y debía ser considerada patentable. 2) La Superintendencia de Industria y Comercio mal interpretó el objeto de la presente invención y no consideró de ninguna manera las ventajas sustanciales obtenidas mediante la invención denegada y el aporte la (sic) misma que proporcionara al estado de la técnica. 3) El análisis del nivel inventivo de la solicitud denegada fue realizado bajo criterios sui generis y sin seguir los parámetros establecidos por el artículo 18 de la Decisión 486 para demostrar con argumentos contundentes él (sic) por qué habría sido obvio o evidente para una persona versada en la materia llegar al objeto de la invención denegada a partir de las enseñanzas de las (sic) referencia citada. 4) Al violar la Superintendencia de Industria y Comercio los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, violó por consiguiente al artículo 27 de ADPIC, por cuanto negó el privilegio de patente para el objeto del expediente No. 96-037.514, aún cuando este objeto cumplía con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial citados en los artículos referidos. Igualmente violo (sic) el artículo 61 de la Constitución política al no darle protección de patente a la invención denegada. 5) La Superintendencia violó los artículos 15 y 20 de la decisión 486 y por consiguiente el artículo 27 de ADPIC al pretender incluir dentro de lo que no se considera patentable, las formas cristalinas de compuestos, cuando dicho artículo en ninguna parte prohíbe que las mismas puedan ser patentables y cuando se demostró que ellas constituían un producto perfectamente patentable”.

   El Tribunal observa además que, según la demanda, “… para comprender la noción de nivel inventivo se debe hacer primero un análisis del concepto de lo que significa invención”; que “Dentro de los elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de juzgar si una invención conlleva o no una actividad inventiva, se deben tener en cuenta los siguientes: a. Que el invento no se derive de manera evidente (…) b. Del Estado de la Técnica (…) c. Para una persona del oficio normalmente versada en la materia”; que “… el nivel inventivo de una invención debe apreciarse luego de haberse reconocido la novedad de la misma. En otras palabras, sólo se puede entrar a estudiar el nivel inventivo respecto de invenciones que han sido reconocidas como novedosas, como es el caso de la invención denegada en el presente caso”; que “… para lograr la realización de un verdadero juicio sobre el nivel inventivo de una invención, es absolutamente necesario ubicarse en el momento en que se realiza la invención, es decir que el examinador se debe retrotraer al estado de la técnica existente en dicho momento y analizar desde esa óptica si verdaderamente para ese instante hubiera sido realmente posible llegar de manera obvia o...