PROCESO 150-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 150-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. Marca: PAPIN (mixta). Actor: sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGROS S.A. Proceso interno Nº 2003-00444.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00444.

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1341 de 05 de agosto de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGROS S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado, según la demandante, es la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.

2. Hechos

   El 8 de enero de 2002, la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo PAPIN (mixto) para distinguir productos de la Clase 29. (Clasificación Internacional de Niza, clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 518 de 30 de julio de 2002 al que no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

   Por Resolución Nº 37135 de 22 de noviembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio el registro como marca del signo PAPIN (mixto) por considerarlo confundible con la marca PEPIN (nominativa) ya registrada a favor de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. vigente hasta el 2 de septiembre de 2009.

   La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 10751 de 23 de abril de 2003 confirmó la Resolución impugnada y el segundo por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 15556 de 30 de mayo de 2003, también confirmó la Resolución Nº 37135, quedando así agotada la vía gubernativa.

   Hace notar la actora, en su escrito de demanda que, como hechos que anteceden al presente proceso, se evidencia que: “El 14 de agosto de 1996, la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. solicitó … el registro de la marca PAPIN (MIXTA) para identificar productos de la clase 30 … Dentro del término de publicación de la marca PAPIN (MIXTA) … la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. … presentó oposición (sic) a la misma con fundamento en el registro previo de la marca PEPIN también en clase 30 … Mediante Resolución Nº 5218 de 25 de marzo de 1998 la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió negar el registro de la marca PAPIN (MIXTA) …. Mediante Resolución Nº 3081 de 25 de febrero de 1999, la Jefe de la División … resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A., confirmando en todas sus partes la Resolución Nº 5218 … Mediante Resolución Nº 36872 de 31 de octubre de 2001, el Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial resolvió favorablemente el recurso de apelación interpuesto por CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. revocando en todas sus partes la Resolución Nº 5218 …”.

   Se encuentra en el expediente original, el acuerdo de coexistencia marcaria de 13 de diciembre de 2001, suscrito entre CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. en el que esta última se compromete a “No interponer demanda de oposición en contra de la nueva solicitud de registro de la marca PAPIN (MIXTA) que dentro de la clase 29 internacional realizará CONGELAGRO, siempre y cuando ésta incluya siempre la limitación de productos mencionada en el numeral 1 de la cláusula anterior y no vulnere ningún otro derecho de propiedad intelectual de Noel … No formular demanda de oposición en contra de eventuales nuevas solicitudes que de la denominación PAPIN, sola o acompañada de otra serie de elementos figurativos o denominativos, realice nuevamente CONGELAGRO para identificar única y exclusivamente los productos de la clase 29 internacional, limitados a los relacionados en el numeral 1 de la cláusula anterior …”. El documento también dice: “… que el presente acuerdo pone fin a los conflictos existentes, presentes y futuros, relacionados con las denominaciones PEPIN, registrada en clase 30 y PAPIN, de llegar a ser ésta solicitada por CONGELAGRO dentro de la clase 29 internacional …”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora sostiene que se violaron los artículo 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo al no motivar debidamente la Resolución, toda vez que con anterioridad “… había decidido, bajo la vigencia de la misma normatividad, declarar que entre los mencionados signos pertenecientes a las mismas sociedades, no existían suficientes semejanzas como para hacer temer por un eventual riesgo de confusión en el mercado …”.

   Dice que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Superintendencia consideró “…confundibles dos signos que no son susceptibles de generar confusión en el mercado”. Indica que: “… si bien las marcas PAPIN (MIXTA) y PEPIN comparten algunas letras, esa semejanza no es suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que, como lo ha demostrado el propio mercado, las letras A y E que diferencian a los signos, así como el componente gráfico de la marca PAPIN, consistente en la figura de una papa corriendo, son suficientes para enervar el mencionado riesgo … la existencia de la letra ‘A’ dentro de la marca PAPIN, acompañada del elemento gráfico, evoca en el consumidor una idea clara de una PAPA, muy diferente a la que transmite la expresión PEPIN. De hecho, la letra en que difieren los signos, sumada al componente gráfico de la marca PAPIN, resulta fundamental para diferenciarlas entre sí, especialmente si como en este caso, implica un cambio en el contenido conceptual que cada una evoca”.

   La actora también indica que “… Las marcas PAPIN y PEPIN en clase 30 coexisten en el mercado en forma pacífica … Y no hace falta exponer un análisis muy cuidadoso para concluir que si las marcas PAPIN (mixta) y PEPIN no han confundido al público al identificar en el mercado los mismos productos (en clase 30), tampoco lo confundirán si identifican productos simplemente relacionados (en clases 29 y 30)”.

   Argumenta, la demandante, que: “… INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. tercero interesado en las resultas de este proceso por ser titular de la marca PEPIN en la clase 30, ha reconocido implícita y explícitamente que entre las marcas PAPIN (MIXTA) en clase 29 y PEPIN en clase 30, no existe posibilidad de confusión … La aceptación implícita … con respecto a la posibilidad de coexistencia pacífica de los signos … se desprende de la actitud de la empresa … En efecto, … no presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca PAPIN (MIXTA) …”. Sobre el mismo tema, continúa diciendo: “ … en documento que reposa en el expediente 02-930, consta un acuerdo expreso al que llegaron las sociedades CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. para permitir la coexistencia pacífica de sus signos … lo anterior corrobora aún mas (sic) la imposibilidad de confusión …”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta “que con la expedición de las Resoluciones Nº 37135 … 10751 y 15556 … expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … negando el registro de la marca ‘PAPIN (mixta)’, clase 29, con fundamento en el registro anterior del registro de la marca ‘PEPIN’ clase 30 …”.

   La demandada, dice que: “… es evidente que ‘PAPIN’ (mixta), si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘PAPIN’ (solicitada) y ‘PEPIN’ registrada resulta indudable que presentan similitudes en los aspectos ortográfico y fonético capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado …”. Además que: “ … la expresión ‘PAPIN’ está conformada por el mismo número de letras y las mismas consonantes, limitándose a (sic) simplemente a cambiar la letra E por A y que aún teniendo en cuenta la parte gráfica, ésta no le otorga suficiente distintividad, más aún si tenemos en cuenta que identifican productos de clases relacionadas y que de coexistir en el mercado...