PROCESO 189-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 189-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2539-2002. Actor: PARKE DAVIS & COMPANY. Marca denominativa: “NICO”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de octubre de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: PARKE DAVIS & COMPANY.

   Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - MITINCI.

   INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

   Tercero interesado: CONSORCIO INDUSTRIAL Y NEGOCIOS GENERALES S.A. (CINGESA).

   B. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad CONSORCIO INDUSTRIAL Y NEGOCIOS GENERALES S.A. CINGESA, por intermedio de apoderado, solicitó el 3 de enero de 1997 ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo denominativo “NICO” para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 97-29343.

      2. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en el diario oficial “EL PERUANO”, las sociedades PARKE DAVIS & COMPANY e INVERSIONES JABONEDA S.A. presentaron observaciones al registro del signo denominativo “NICO”, con base en las siguientes marcas:

         PARKE DAVIS & COMPANY.

         Marca “NEKO” (denominativa), para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

         Marca “NEKO” y etiqueta (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera:

         INVERSIONES JABONEDA S.A.

         Marca denominativa “UNICO”, para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Resolución N° 7231 del 18 de junio de 1998, declaró infundadas las observaciones presentadas por las sociedades PARKE DAVIS & COMPANY e INVERSIONES JABONEDA S.A., y concedió el registro como marca del signo denominativo “NICO”.

      4. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación.

      5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 158 - 1999 de 10 de febrero de 1999, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

      6. El 17 de junio de 1999, la sociedad PARKE DAVIS & COMPANY, mediante apoderado promovió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proceso abreviado contra el Indecopi, solicitando la nulidad e invalidez de las Resoluciones N° 7231 de 18 de junio de 1998 y N° 158 - 1999 de 10 de febrero de 1999.

      7. La Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 19 de abril de 2002, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nulas las resoluciones demandadas.

      8. El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante escrito radicado el 30 de mayo de 2002, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

      9. El Indecopi, mediante escrito radicado el 31 de mayo de 2002 también interpusó recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

   2. Fundamentos de la demanda.

      La actora manifiesta que con la expedición de las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

      1. El signo denominativo “NICO” no reúne los requisitos señalados en el artículo 81 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, por lo tanto, está incursa en la prohibición consagrada en el artículo 83, literal a) de la misma Decisión.

      2. El signo denominativo “NICO” a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y, por lo tanto, sumamente confundible con la marca mixta “NEKO”.

      3. De las cuatro letras que forman el signo “NICO”, la primera “N” y la última “O” son idénticas y están colocadas en los mismos lugares que las letras que forman la marca “NEKO”.

      4. Fonéticamente las letras “E” e “I” tienen una muy parecida pronunciación, así como las consonantes “C” y “K”, que al preceder a la misma vocal “O”, tienen idéntica pronunciación.

      5. Los signos en conflicto protegen los mismos productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, por consiguiente, se trata de productos que se venden en los mismos establecimientos y compiten en el mismo mercado de los artículos de tocador y jabones medicinales.

      6. Entre los signos en conflicto las semejanzas son mayores que las diferencias. Las marcas son similares al grado de producir confusión e inducir al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir.

      7. Las marcas no sólo tienen similar número de letras, sino que éstas son casi las mismas y se encuentran en el mismo orden.

      8. Al realizarse entre los signos en conflicto un cotejo conjunto y de forma sucesiva, se tiene que dejan la misma impresión visual en la mente del consumidor y presentan elementos y caracteres comunes tanto en su aspecto gráfico como en el fonético y, además, impiden su coexistencia pacífica en el mercado.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Contestación por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

         Según el informe del Juez Consultante, el Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • Los signos en conflicto tienen suficientes diferencias en el plano fonético, gráfico y conceptual, que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir confusión en el público consumidor.

         • La secuencia de sus vocales son diferentes y los signos en conflicto difieren en la primera sílaba “NE” y “NI” y, por consiguiente, tienen distinta pronunciación e impacto sonoro.

         • Desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados son diferentes, ya que por la distinta configuración de las letras intermedias “EK” en “NEKO” e “IC” en “NICO”, la impresión visual de los signos es diferente.

         • Cuando las expresiones denominativas son cortas, tal como sucede en el presente caso, es más fácil que el público consumidor pueda retenerlas en la memoria, lográndose con esto percibir con mayor facilidad las diferencias en las denominaciones.

         • Conceptualmente los signos en conflicto también son diferentes, ya que la expresión “NEKO” es de fantasía, mientras que la expresión “NICO” tiene una referencia semántica, pues alude al diminutivo de un nombre de pila, como puede ser Nicolás.

      2. Contestación por parte del tercero interesado.

         Del informe del juez consultante y de los anexos acompañados al mismo, se puede deducir que la sociedad CONSORCIO INDUSTRIAL Y NEGOCIOS GENERALES S.A. (CINGESA) tercero interesado en las resultas del proceso, no contestó la demanda.

   4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA del 19 de abril de 2002, PROFERIDA POR LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

      La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declaró fundada la demanda y, en consecuencia nulas las resoluciones demandadas, por los siguientes motivos:

      Analizados objetivamente los signos Nico y Neko se advierte que ambos resultan confundibles tanto gráfica como fonéticamente, si a ello se agrega que ambos signos se refieren a productos consignados en la clase 3 de la nomenclatura oficial (especialmente jabones medicinales) y que por su naturaleza su venta tiene que producirse en establecimientos análogos.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad...