PROCESO 132-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 132-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Marca: LEGAL. Actor: Sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabanco S.A. Proceso interno Nº 2003-00158 (8942).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00158 (8942).

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1127 de 30 de junio de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: Sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Señor Alfonso Castillo Pico

2. Hechos

   El 14 de febrero de 2002, el señor Alfonso Castillo Pico solicitó el registro como marca del signo LEGAL para identificar productos de la clase 34. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 34: Tabaco, artículos para fumadores; cerillas). El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta para la Propiedad Industrial N° 514 de 27 de marzo de 2002. La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A., presentó oposición contra la solicitud referida, con fundamento en el registro Nº 236.527 de la marca REGAL vigente hasta el 04 de abril de 2001, para distinguir los mismos productos.

   Mediante Resolución Nº 24642 de 31 de julio de 2002, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. y concedió el registro de la marca LEGAL (nominativa) en la clase 34 a favor del señor Alfonso Castillo Pico.

   La sociedad actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 24642; el primero fue resuelto por la Jefa de la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 31632 de 27 de septiembre de 2002 que confirmó la Resolución Nº 24642, el recurso de apelación fue atendido por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), mediante Resolución Nº 36304 de 19 de noviembre de 2002, resolviendo que no existe similitud capaz de generar error en el consumidor por lo que confirmó la Resolución impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora aduce, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro de la marca está vulnerando el artículo 134 puesto que “...Las resoluciones por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca LEGAL no obstante encontrarse registrada la marca REGAL para distinguir los mismos productos viola la norma antes transcrita en tanto que está concediendo el registro de una marca que no es distintiva, es decir, QUE NO ES APTA para identificar los productos marcados como LEGAL frente a los productos con la marca REGAL producidos por Protabaco, en tanto que es tal la semejanza que el público tome el producto por el otro, y asuma que los productos con ambas marcas provienen del mismo fabricante: Protabaco”. Sobre la supuesta violación en la que incurre la Superintendencia dice que de acuerdo con ésta “ … para el consumidor es obvio que LEGAL es lo que se refiere a la ley mientras que REGAL significa regio (definición ésta que, de paso, no se sabe de dónde salió ya que REGIO no es el significado de REGAL en ningún idioma), no hay riesgo de confusión para el consumidor, atribuyéndole por tanto un carácter distintivo a la marca LEGAL …”, distintividad que para la actora “… definitivamente no lo tiene”.

   En relación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, dice que la Superintendencia vulneró dicha norma para lo cual realiza una explicación de los hechos de la demanda como de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia, y dice: “… es evidente que las marcas comparadas presentan una impresión de conjunto de clara semejanza, por no decir que de virtual identidad; examinadas sucesiva y no simultáneamente muestran que es más probable que un consumidor común … confundiría la denominación LEGAL con la denominación REGAL; y por último si se tiene en cuenta las semejanzas y no las diferencias de las marcas, tendría que concluirse que siendo así que se trata de marcas conformadas ambas por 5 letras, de las cuales 4 son idénticas y están ubicadas en el mismo lugar … el grado de semejanza … es EXTREMADAMENTE ALTO para un producto de consumo masivo, que se vende a toda clase de personas y que no requiere de ningún conocimiento para comprarlo”.

   La actora cita jurisprudencia del Tribunal y argumenta que la Superintendencia “… ha determinado que ya que las marcas tienen un significado diferente, por esa razón las marcas no son confundibles a pesar de que el estudio comparativo de ambas arroja una incuestionable semejanza que sólo es posible dejar de ver cuando se ha tomado la firme decisión de dejar de verla”. Dice que: “… es falso e insostenible que las marcas LEGAL y REGAL no sean confundibles en razón de su etimología, y con el argumento de la semántica expuesto en este caso la Superintendencia … no es consistente con sus decisiones y produce una gran inseguridad jurídica al decir unas veces una cosa, y otras veces otra”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que con la emisión de las Resoluciones impugnadas: “… no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486...”. Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … declarando infundada la observación presentada por la Sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. y concediendo el registro de la marca LEGAL para … la clase 34”.

   Sobre el artículo 134 de la Decisión 486, dice...