PROCESO 119-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 119-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: NINA (mixta). Actor: NINA FOOTWEAR CORP. Proceso interno Nº 2000-06534.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2000-06534.

El auto de 20 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1198 de 11 de julio de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   La parte demandante es la Sociedad NINA FOOTWEAR CORP. La demandada es la Nación Colombiana representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Los terceros interesados son la Sociedad NINA RICCI S.A.R.L. y la Sociedad INDUSTRIAS MERCY Y COMPAÑÍA Ltda.

2. Hechos

   La sociedad NINA FOOTWEAR CO. INC (actualmente NINA FOOTWEAR CORP), solicitó el 08 de septiembre de 1987, el registro del signo distintivo NINA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza, clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería). Publicado el extracto en la Gaceta para la Propiedad Industrial N° 405 de 01 de agosto de 1994, la sociedad INDUSTRIAS MERCY Y CIA. LTDA, el 13 de septiembre de 1994, presentó escrito de observaciones contra la solicitud referida, con fundamento en su solicitud de registro Nº 257.731 para la marca NIÑA (etiqueta) en la clase 25.

   Mediante Resolución Nº 2180 de 31 de enero de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por INDUSTRIAS MERCY Y CIA LTDA. y negó de oficio el registro de la marca NINA (mixta) solicitada en la clase 25 a nombre de NINA FOOTWEAR CORP INC (Actualmente, NINA FOOTWEAR CORP), con base en el registro de “… la marca NINA RICCI de la sociedad NINA RICCI S.A.R.L., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, según el certificado N° 80016 válido hasta el 28 de mayo de 2003 …”; la División de Signos Distintivos en su Resolución argumenta: “… Entre la expresión que se pretende registrar NINA (etiqueta) y la marca que le sirve de fundamento al observante NIÑA no existen similitudes fonéticas y mucho menos conceptuales que puedan inducir en error al público. Por el contrario la primera reproduce una parte integrante y esencial de la marca registrada por la sociedad NINA RICCI S.A.R.L. (NINA RICCI), por consiguiente ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 …”.

   La sociedad actora presentó, dentro del término, recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 2180; el primero fue resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 17159 de 28 de septiembre de 1998 que confirmó en todas sus partes la Resolución impugnada y el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 07073 de 31 de marzo de 2000, que también confirmó la Resolución Nº 2180.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora sostiene que con las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que: “... ignoraron ampliamente las obvias diferencias ortográficas, fonéticas, visuales y especialmente conceptuales que se presentan entre la marca de mi mandante y la marca NINA RICCI ... En efecto, los elementos adicionales que presentan cada una de las marcas (sic) las características propias cada una de las marcas (sic) tantas veces referidas, nos permiten afirmar que la marca NINA (MIXTA) (sic) cumple con el requisito de DISTINTIVIDAD que exige este artículo, para que un signo pueda ser registrado como marca ... tanto el Jefe de la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el artículo 81 de la Decisión 344 al expedir las tres Resoluciones atacadas ...”

   En relación al artículo 83 literal a) de la Decisión 344, dice que se vulneró dicha norma, por cuanto “… al observar en su conjunto las marcas supuestamente en conflicto, encontramos que cada una de ellas se compone de elementos adicionales que las hacen suficientemente distintivas y novedosas desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual … Al ser las marcas enfrentadas idénticas a los nombres comerciales de las titulares de cada una de ellas, no se le creará riesgo de confusión alguno al consumidor, ya que éste al observar cada una de las marcas en cuestión la relacionará directamente con el nombre comercial de la sociedad fabricante de los productos que se distinguen con ella. En consecuencia existe una gran diferencia ideológica o conceptual entre las marcas supuestamente en conflicto.”

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda

   Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con las Resoluciones proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344, por lo que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

   Así mismo dice que al momento de proferir su decisión tuvo en cuenta que: “…la comparación a realizar comprende una marca nominativa - NINA RICCI – y un signo mixto – NINA, cabe anotar que en éste último, el elemento predominante es el denominativo, dado que el figurativo se reduce al tipo de letra especial utilizado para graficar la expresión, de modo que es ésta la que permanece en la mente del consumidor a través de la idea que le transmite, esto es, la de un nombre propio. En tal sentido, el estudio de confundibilidad se realizará respecto de los elementos denominativos de los signos en cuestión.”

   A lo que añade: “Así las cosas, entre las dos expresiones en conflicto, NINA y NINA RICCI, operando con la totalidad de los elementos que las integran, sin descomponer la unidad fonética, ortográfica y gráfica en fonemas o voces parciales, se sigue que la visión de conjunto de los signos permite apreciar de forma clara la similitud entre ellos, capaz de inducir a error...”

   La Sociedad NINA RICCI S.A.R.L., Curadora Ad-Litem de la demandada, participa en el proceso y, sobre las pretensiones, dice:

   “Las expresiones que se solicita a registro NINA carecen de distintividad, elemento indispensable para ser admitida a registro como marca, ya que aunque se trate de una marca mixta, su elemento predominante es el nominativo el cual presenta similitud susceptible de inducir al público a error con la marca “NINA RICCI” registrada para distinguir productos de la clase veinticinco (25) de la Clasificación Internacional de Marcas y con el nombre comercial de mi representada … No se puede desconocer que las expresiones NINA RICCI y NINA son prácticamente idénticas desde el punto de vista gráfico, ortográfico...