PROCESO No. 146-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 146-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 135, literal b, y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 134 eiusdem.

Parte actora: compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Caso: signo “ACTI-V (mixto)”.

Expediente: N° 2003-00182 (9006).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de septiembre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de “Los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó el registro de la marca ACTI-V (mixta) para distinguir ‘Confitería medicada’ de la clase 5 Internacional de Niza, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”; que “… publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal, la compañía NOVAMED S.A., presentó oposición con base en la existencia de la marca ACTIN registrada a su nombre en la clase 5”; que “… se presentaron oposiciones por parte de la sociedad LABORATORIOS BIOLÓGICOS FARMACÉUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, con base en la existencia de la marca BACTIVEC (mixta); sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, con base en la solicitud de registro de la marca DANONE ACTIV en la clase 30 presentada con anterioridad y por parte de la Señora MARIA MINERVA CORTES OSORIO con base en la marca ACTIVE DAY, registrada en la clase 3”; que “… una vez agotada la etapa de alegatos, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró mediante la Resolución núm. 22751 de julio 24 de 2002, infundadas las oposiciones presentadas, concediendo el registro de la marca ACTI-V (mixta) a favor de la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.”; que “… la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición interpuesto oportunamente por la sociedad NOVAMED S.A., confirmó la resolución que declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta ACTI-V … argumentando que los signos ACTIN y ACTI-V ‘no presentan similitudes gráfica, ortográfica, fonética y conceptual’ ”; y que “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decide el recurso de apelación revocando las decisiones anteriores, declarando fundada la oposición presentada por NOVAMED S.A. y consecuencialmente negando el registro de la marca solicitada, quedando agotada la vía gubernativa”.

   Se alega en la demanda que “El 19 de enero de 2001, la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio –División de Signos Distintivos- el registro de la marca ACTI-V (MIXTA) para distinguir ‘Confitería medicada’ de la clase 5 internacional”; que “La sociedad LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, presentó oposición al registro de la marca ACTI-V (mixta) en clase 5, con base en la existencia de la marca BACTIVEC (mixta) registrada a su nombre en clase 5”; y que “LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, COMPAGNIE GERVAIS DANONE y MARIA MINERVA CORTES OSORIO no presentaron recursos en contra de la Resolución No. 22751 del 24 de julio de 2002”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación del “literal b) del artículo 135 de la Decisión 486”, argumentando al efecto que “… al negarse el registro de la marca ACTI-V (mixta) por considerarla confundible con la marca ACTIN, y por tanto afirmar que carece de distintividad es una violación por aplicación indebida, toda vez que el signo sí es distintivo”; que “… la palabra ‘ACTI’ es de uso común para distinguir productos alimenticios; en ese orden de ideas, si la marca ACTIN de NOVAMED S.A., coexiste con otras que al igual que la solicitada, reproducen e incluyen la marca ACTIN, en el sentido de usar la expresión de uso común ‘ACTI’ para distinguir productos de la clase 5 … también podrá hacerlo con la que se pretende registrar”; que “… la marca solicitada cuenta con elementos adicionales a la palabra ‘ACTI’, los cuales le otorgan la caracterización e individualización necesaria para distinguir productos en el mercado y de los otros fabricantes. Es decir, el elemento gráfico que compone la marca solicitada y el tipo de letra en que se expresa la palabra ‘ACTI’, le otorgan a ACTI-V (mixta), la distintividad y caracterización necesaria para ser registrada como marca”.

   El consultante también informa que, según el actor, “se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”, ya que “… resulta evidente que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada, en primer lugar porque ACTI-V es un signo mixto, mientras que ACTIN es una marca nominativa y, en segundo lugar, porque existen diferencias entre los signos a nivel ortográfico y visual”; que “el examen de registrabilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio, es incorrecto y va en contra de las reglas Jurisprudenciales y Doctrinales del cotejo marcario. Si bien es cierto que la regla general es que los signos deben ser examinados en conjunto, teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos que los conforman, también lo es que el Tribunal Andino de Justicia, el Consejo de Estado y la demandada han utilizado el criterio según el cual, tratándose de expresiones que incluyen partículas o prefijos genéricos, descriptivos o de uso común, éstos deben extraerse de la comparación entre los signos que los contienen”; que “la palabra ‘ACTI’ es de uso común dentro de las marcas registradas en la clase 5 Internacional en Colombia y en consecuencia dicha partícula puede ser usada libremente por los competidores y no puede considerarse como el elemento distintivo de los signos que lo contienen”; que “ACTIN y ACTI-V (mixta) no son confundibles, a pesar de compartir la partícula de uso común ‘ACTI’, consideración que encuentra sustento en la coexistencia pacífica de veintiocho (28) marcas que también incluyen dicha partícula”; que “… si en el momento existe un número de marcas que empiezan con la palabra ‘ACTI’, sin que tal hecho haya causado confusión dentro del público consumidor, el registro de ACTI-V (mixta) no introduciría ningún riesgo de error al mercado”; que “el elemento gráfico del signo ACTI-V (mixta) solicitado no predomina simplemente por el hecho de que la palabra ‘ACTI’ sea de uso común, sino porque es en si mismo, distintivo y prevalece dentro del conjunto. Los cambios de tonalidad entre los elementos que conforman la gráfica, el tipo de letra y forma especial en que se encuentra escrita la palabra ACTI-V, la simulación de un signo de visto bueno en letras ‘V’ al final del signo solicitado, son elementos gráficos especiales y distintivos que predominan y serán recordados plenamente”; que “las marcas no son confundibles y en consecuencia su coexistencia en el mercado es posible puesto que no se generará riesgo ni de confusión ni de asociación, demás (sic) de que en el mercado ya existen varias marcas que a pesar de incluir la palabra ‘ACTI’ en su configuración coexisten sin problema con la del opositor”; que “el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … es una norma prohibitiva y en consecuencia de aplicación restrictiva. Así, si no concurren los supuestos de hecho en ella contenidos, la misma no es aplicable y el registro de marca solicitado debe ser concedido”.

   El Tribunal observa además que, según la demanda, “El hecho de que la palabra ‘ACTI’ sea de uso común para distinguir productos de la clase 5, determina que no se han otorgado ni se pueden otorgar derechos exclusivos sobre dicha palabra y en consecuencia, la misma puede ser usada libremente por los competidores”; que “la partícula de uso común (y por ende inapropiable) ‘ACTI’ se encuentra semi-circundada por una figura que asemeja una órbita y que culmina con una esfera sobre la cual se precia (sic) la letra ‘V’, que por la forma de escritura semeja un signo de visto bueno, bastante distintivo pero que no desdibuja su característica de letra ‘V’ del alfabeto”; que “la parte que predomina y le otorga la distintividad al signo solicitado no es la palabra sino el elemento gráfico que esta (sic) acompaña y la letra ‘V’, que se ve y se pronuncia y además se recuerda especialmente …”; que “si el elemento denominativo ‘ACTI’ de la marca ACTI-V (MIXTA) solicitada no es el distintivo, puesto que se trata de una palabra de uso común, es el elemento gráfico el que predomina, más aún cuando es, sin lugar a dudas, distintivo en sí mismo”; que “La Oficina de Marcas al hacer la comparación de la marca ACTI-V (MIXTA) con...