PROCESO No. 165-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 165-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 135, literal b, eiusdem.

Parte actora: sociedad CREACIONES SUBLIM S.A.

Caso: denominación “VIC MATIE”.

Expediente: N° 2003-00002.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de octubre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de los “Artículos 134 y 136, literal a), y 278 en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 01 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad Creciones (sic) Sublim S.A., solicitó el registro de la marca VIC MATIE, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado demandas de oposición”; que “Mediante Resolución 00072 de 16 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca VIC MATIE, por cuanto de oficio encontró previamente registrada la marca mixta BIC, para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad BIC INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILERA S.A.”; que “La sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y subsidiario el de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 08504 de 19 de marzo de 2002 y 20531 de 27 de junio de 2002, las cuales confirmaron la resolución impugnada”.

   Observa el Tribunal que el texto de la Resolución 00072, de 16 de enero de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, indica que “Por escrito presentado el 16 de marzo de 2001, la sociedad Creaciones Sublim, S.A., domiciliada en San Antonio, Táchira, Venezuela, a través de su apoderado, solicitó el registro como marca del signo VIC MATIE (NOMINATIVA), para distinguir: Receptáculos de papel y cartón, material plástico para emblaje (sic) y folletos impresos; productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que la actora denuncia la violación de los artículos 134, 136, literal a, y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en razón de que “Las Resoluciones por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca VIC MATIE, viola (sic) el artículo 134 de la Decisión 486 … en tanto que la marca goza de distintividad por cuanto es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y dicha marca no constituye un signo genérico o descriptivo y por lo tanto no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de dicha clase”; que “Se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … al negar el registro de la marca VIC MATIE, ya que no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente solicitadas para distinguir los mismos o similares productos o servicios”; y que “se vulneró el artículo 278 de la Decisión 486 … por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre el registro de marcas”.

   El Tribunal observa además que, en el texto que contiene las “correcciones y aclaraciones a la demanda … [y] la demanda debidamente integrada”, la parte actora sostiene que “la marca VIC MATIE … cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica”; que “el conjunto marcario solicitado para registro incluye diversos elementos gráficos que le aportan la distintividad necesaria para que sea procedente su registro en la clase 12 (sic) de la clasificación internacional”; que “tanto la División de Signos Distintivos como la superintendencia (sic) Delegada para la propiedad industrial ignoraron los criterios jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación marcaria”; que “… el administrador colombiano … no sólo ignoró que la marca de oficio constituye una marca mixta, sino que fracciono (sic) los signos reduciendo la comparación de los mismos a las partículas BIC (parte nominativa de la marca previamente registrada) y VIC (primera palabra de la marca solicitada)”; que “La existencia de una partícula común en dos marcas registradas no necesariamente implica la posibilidad de confusión entre las mismas”; que “… respecto del posible riesgo de asociación entre los signo (sic) BIC y VIC MATIE, es pertinente advertir que, la marca solicitada por la sociedad CREACIONES SUBLIM S.A., constituye una marca notoria en la República de Venezuela, razón por la cual el riesgo de asociación no se configura en este caso particular”; que “Si la protección de las marcas notorias se otorga más allá del plano registral, es decir, independientemente de la existencia o no de registro, no existe razón jurídica para impedir el registro de una marca, que en virtud de su notoriedad, ya se encuentra protegida por mandato de la legislación, en cada uno de los países miembros del Pacto Andino”; y que “Teniendo en cuenta que la sociedad solicitante del registro de la marca VIC MATIE es originaria de Venezuela, debe otorgársele el mismo tratamiento que a cualquier nacional colombiano y en esa medida se debe proteger el signo VIC MATIE, en su calidad de marca notoria, notoriedad que queda demostrada, con las pruebas aportadas …”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Señala el consultante que, según la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, “los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, así mismo, que es la Decisión 486 la norma aplicable y válida con respecto a este caso, en relación con los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca”; que “Es evidente que ‘VIC MATIE’, si bien es susceptible de representación gráfica, al contrario de lo que afirma el accionante, carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘VIC MATIE’ (solicitada) y ‘BIC’ mixta (registrada), resulta indudable que presenta semejanzas habida cuenta que el signo sobre el cual se pretende su registro reproduce el que ya se encuentra registrado”; que “En relación con las causales de irregistrabilidad...