PROCESO No. 178-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 178-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad MERCK & CO. INC.

Caso: marca “LOSAMAX”.

Expediente: N° 2002-0045 (7685).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de octubre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de “los artículos 81 y 83 (literales a y d) de la Decisión 344”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “El 6 de octubre de 1999, LABORATORIOS HEIMDALL LIMITADA presentó solicitud de registro de la marca LOSAMAX para amparar ‘productos farmacéuticos, alcoholes medicinales, aldehídos para uso farmacéutico, bismuto, celulosa, cinturones para paños higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos veterinarios e higiénicos, apósitos o material para curas, cloral hidrato para uso farmacéutico, compresas, productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas’, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”; que “El 7 de enero de 2000, MERCK & CO. INC. presentó escrito de oposición (sic) con fundamento en su marca FOSAMAX, registrada con anterioridad y vigente hasta el 24 de enero de 2004, para productos de la Clase 5ª, argumentando semejanza gráfica, visual y especialmente fonética, pues el solicitante simplemente remplazó (sic) la letra ‘F’ por la letra ‘L’, lo que no le otorga suficiente distintividad y novedad, y la solicitó para los mismos productos”; que “Mediante la Resolución 6767 de 31 de marzo de 2000, la Superintendencia declaró fundada la oposición de MERCK & CO. INC. y negó el registro de la marca LOSAMAX, Clase 5ª a nombre de LABORATORIOS HEIMDALL LTDA., quien interpuso los recursos de reposición y apelación”; y que “Mediante Resolución 24449 de 30 de julio de 2001, la Administración, al decidir el recurso de apelación, declaró infundada la oposición presentada por MERCK & CO. INC. y concedió el registro de la marca LOSAMAX a LABORATORIOS HEIMDALL LTDA.”.

   Del texto de la Resolución 06767, del 31 de marzo de 2000, deriva que también “Healthco Limited … formuló demanda de observación, contra la solicitud de registro”, con fundamento en su titularidad de la marca DOLOMAX, clase 5ª. La observación fue declarada infundada. Las Resoluciones posteriores no dan cuenta de actuaciones adicionales de la empresa Healthco Limited.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora, en su demanda, denuncia la violación de los artículos 81 y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que, en relación con el “literal a) del artículo 83”, sostiene que “las marcas LOSAMAX (solicitada) y FOSAMAX (registrada) son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, gráfico y fonético, e inducirán al público consumidor a error”; que “Ortográficamente, LOSAMAX reproduce casi en su totalidad a FOSAMAX, pues el solicitante simplemente remplazó (sic) la letra F por la letra L, que no le otorga suficiente distintividad. Fonéticamente, las marcas se pronuncian de manera casi idéntica. Conceptualmente son similares porque ninguna de las dos posee significado alguno, sino por el contrario, son expresiones de fantasía. Por tanto, el consumidor al observar la marca LOSAMAX la relacionará directamente con FOSAMAX lo que le creará confusión directa. En el signo solicitado se reproducen casi todos los elementos ortográficos de la marca registrada por la actora”; que “La Superintendencia no tuvo en cuenta las obvias similitudes que se presentan entre las marcas en conflicto, sino que se limitó a afirmar que la solicitada no era confundible con la registrada pues presenta diferencias gráficas y fonéticas. De haberse efectuado la comparación en forma conjunta, tomando en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, claramente hubiese concluido la Administración que LOSAMAX era irregistrable”; que “Debió tenerse en cuenta que ambas marcas pretenden amparar los mismos productos, lo que significa que se comercializarían en el mismo mercado y estarán dirigidas al mismo público consumidor, creándole confusión directa e indirecta”; y que, en relación con el literal d) del artículo 83, argumenta que “la Administración no tuvo en cuenta la notoriedad de FOSAMAX para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª. Este signo es utilizado especialmente para amparar un producto farmacéutico ‘para el tratamiento de la enfermedad de la osteoporosis consistente en un aminobifosfonato que actúa como inhibidor de la resorción ósea, químicamente llamado alendroanto sódico, MSD’, ampliamente comercializado a nivel nacional e internacional en el mercado de productos farmacéuticos”; que “De concederse el registro de la marca LOSAMAX en la Clase 5ª Internacional a nombre de LABORATORIOS HEIMDALL LTDA. se vulneraría la protección especial de que goza la demandante en virtud de la notoriedad de su marca FOSAMAX, al dejar que terceros se aprovechen del reconocimiento y trayectoria de estos productos, causando confusión en el público consumidor”; que “En el presente caso se dan los supuestos fácticos exigidos por el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 para la irregistrabilidad del signo solicitado (semejanzas gráfica, fonética y visual), pues LOSAMAX es confundible con FOSAMAX de propiedad de la actora, notoriamente conocida en el mercado de productos farmacéuticos”; que “El artículo 81 de la Decisión establece que podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica y que se entenderá por marca todo signo perceptible, capaz de distinguir productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos idénticos o similares de otra”; que “La Administración ignoró la similitud ortográfica, visual y fonética que se presenta entre las marcas en conflicto, pues no dio aplicación a las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina que señalan que las marcas deben analizarse en conjunto y no de manera separada. Solamente se limitó a observar las diferencias, mas no las semejanzas existentes en ellas”; que, según la jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional, “una marca idéntica o semejante a otra ya registrada que pueda inducir al consumidor a error, no cumple con la función principal de la marca, que es diferenciar en el mercado unos productos respecto de otros fabricados por personas distintas, y no puede, por tanto, ser registrada”; y que “… se observa que LOSAMAX presenta semejanzas con FOSAMAX que hacen imposible que cumpla su función de distinguir los productos”.

   El Tribunal observa en la demanda el alegato según el cual “El perjuicio que el registro de esta marca causa a mi mandante es incalculable, pero no es el único, existe también el perjuicio al público consumidor, quien se ve afectado al encontrar estas marcas tan similares en el mercado, más aún si se tiene en cuenta que ambas marcas pretenden amparar productos farmacéuticos”; que “los productos FOSAMAX, según la base de datos del nivel de ventas de propiedad de IMS HEALTH, representan actualmente el 50.3% del mercado internacional de medicamentos destinados para combatir las enfermedades óseas, el cual maneja aproximadamente US$ 2.451 billones de dólares al año”; que “Lo anterior nos demuestra la importancia de los productos FOSAMAX, reflejada en el hecho que estos productos poseen su propia página de Internet, con el fin de suministrar mejor y mayor información a todos sus consumidores”; que “la marca FOSAMAX ha sido registrada en las Clases 3, 5, 10, 11 y 18 a nombre de mi representada la sociedad MERCK & CO, INC, en mas (sic) de 120 países del mundo …”; que “Los productos FOSAMAX fueron introducidos al mercado colombiano por primer vez en el año 1996, y durante todo este tiempo se han comercializado en casi las principales ciudades de Colombia …”; que “Mi representada para (sic) durante todo este tiempo ha utilizado para la promoción y publicidad de su marca FOSAMAX, diferentes medios de comunicación …”; que “… de llegarse a conceder el...