PROCESO No. 129-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 129-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00327 (8305). Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, INC. Marca: POWERBAR.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el oficio 0749 de fecha 6 de mayo de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2002-00327 (8305).

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de agosto de 2005.

1. Las partes.

   La parte actora es la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A.

   Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   El 9 de noviembre de 2000, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, solicitó el registro de la marca POWERBAR para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional (café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo), solicitud registrada bajo el expediente Nº 0008523.

   Con fecha 29 de mayo de 2001, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentando oposición a la misma la empresa COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. basándose en la titularidad del registro de marca POWER en clases 29 y 30.

   Mediante Resolución Nº 36351 de 31 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, declara fundada la oposición presentada por la Compañía Nacional de Chocolates S.A., denegando el registro de la marca POWERBAR.

   En fecha 31 de octubre de 2001, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 36351.

   Por medio de la Resolución Nº 989 de 24 de enero de 2002 la Superintendencia ratifica la Resolución Nº 36351 manteniendo el criterio según el cual, en las marcas confrontadas existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, al grado de inducir a error al consumidor. Posteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve la apelación por medio de la Resolución Nº 8991 de 20 de marzo de 2002, confirmando lo decidido por la Resolución Nº 36351 recurrida, bajo el mismo argumento de confundibilidad, y declarando de esta manera, agotada la vía gubernativa.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   La demandante manifiesta que la oficina de marcas “al practicar el análisis para establecer el riesgo de confusión y asociación en el caso de POWER y POWERBAR fue errado puesto que no se practicó respecto de la integridad de la marca realizada sino que se llevó a efecto del descomponiendo (sic) de la marca POWERBAR y afirmando arbitrariamente que la partícula “bar” por significar por si misma “barra” no le otorga distintividad al signo solicitado y sólo comparó el primer segmento de la marca solicitada con la marca registrada”.

   Arguye además que “la administración no debía ni podía dividir para efectos del análisis de confusión la marca POWERBAR en “POWER” por un lado y “BAR” por otro, puesto que únicamente realiza el análisis en una parte de la marca solicitada, que la expresión POWER a pesar de encontrarse restringida como marca, es de uso común para distinguir productos alimenticios de las clases 29, 30, 31 y 32, y que en la actualidad existen ocho (8) marcas registradas que reproducen la marca POWER registrada sin que se haya presentado ningún riesgo de confusión ni asociación”.

   Finalmente concluye que la resolución sub judice incurre en violación de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, dado que el signo solicitado posee distintividad suficiente para acceder a registro y no recae en la prohibición relativa del artículo 136 literal a), dado que no es confundible con el signo registrado a nombre de COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

   2.3. Contestación a la demanda.

   De la Superintendencia de Industria y Comercio.

   La Superintendencia señala que: “teniendo en cuenta que las marcas son denominativas, la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita un fraccionamiento de los signos, de esta manera considera que en el signo POWERBAR y la marca POWER existen similitudes en el campo visual y auditivo que imposibilita su distinción por parte del adquiriente o consumidor”. Además agrega que ambas marcas distinguen productos de la misma naturaleza, finalidad y que poseen los mismos canales de comercialización y distribución.

   Asimismo, que con la expedición de los actos administrativos sub judice, no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora, ya que...