PROCESO No. 111-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 111-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Proceso Interno Nº 727-2004. Actor: PEPSICO, INC. Marca: TWIST.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 1 de junio de 2005, remitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, con motivo del proceso interno Nº 727-2004.

1. Admisión a Trámite

   No obstante que este Tribunal observa al respecto, que el pedido hecho por el Tribunal consultante, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, toda vez que dicha instancia se ha limitado, además del envío del oficio en referencia, a una simple remisión de copias certificadas de la demanda del proceso sub materia; sin embargo, el Órgano Comunitario, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de la pieza procesal remitida, ha considerado que el cumplimiento de los requisitos se puede desprender de dicho anexo, razón por la cual la consulta formulada ha sido admitida a trámite, por medio de auto de 17 de agosto de 2005.

2. Las partes.

   La actora es PEPSICO, INC.

   Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI); a la empresa AMHERST, INC.; y al Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros.

3. Determinación de los hechos relevantes

   3.1. Hechos.

   El 4 de abril de 2002, PEPSICO, INC. interpuso acción de cancelación por falta de uso contra la marca TWIST, registrada a nombre de AMHERST, INC. para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional (Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), con Certificado Nº 15160.

   Con fecha 18 de julio de 2002, AMHERST, INC. absolvió traslado de la acción bajo el fundamento de haber celebrado un contrato de licencia de marca a favor de CIA INDUSTRIAL PUCALLPA S.A.-CINPASA, de 25 de febrero de 2000, por el cual se le autorizaba a esta última, a utilizar y explotar comercialmente la marca TWIST, a la fecha de celebración del contrato, en forma exclusiva y por todo el plazo de protección legal de la marca, en el territorio delimitado por el departamento de Ucayali, en Perú. Asimismo, presentó 21 boletas de venta correspondientes a los años 1999 a 2002, las mismas que acreditaban la venta de bebidas TWIST en la localidad de Pucallpa.

   La Oficina de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 4562-2003/OSD-INDECOPI de fecha 28 de abril de 2003, declaró FUNDADA la acción de cancelación por falta de uso interpuesta por PEPSICO, INC. y CANCELÓ el registro de la marca TWIST de AMHERST, INC., al no haberse acreditado, a consideración de la administración, el uso efectivo de la marca para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

   El 28 de mayo de 2003, AMHERST, INC. interpuso recurso de apelación, reiterando los argumentos que fueron expuestos por su parte durante la tramitación del expediente en primera instancia.

   Mediante Resolución Nº 239-2004/TPI-INDECOPI de fecha 25 de marzo de 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI revocó la resolución de la Oficina de Signos Distintivos (Resolución Nº 4562-2003/OSD-INDECOPI), declarando INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso propuesta por PEPSICO, INC. contra la marca TWIST en la clase 32, de titularidad de AMHERST, INC.

   3.2. Fundamentos de la demanda

   La sociedad demandante manifiesta que “la marca TWIST no se encuentra en uso para distinguir bebidas comprendidas en la clase 32 de la Clasificación Internacional (…) AMHERST (…) no ha cumplido con presentar pruebas suficientes que acreditan la comercialización y difusión de los productos de la marca TWIST comprendidos en la clase 32 (…)”. Todo ello dado que, como la normativa andina lo establece, “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

   Asimismo, alega la imprecisión del contrato de licencia de la marca TWIST, debido a la falta de formalidades en el mismo; que los envases presentados como pruebas constituyen insuficientes para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación; y, finalmente que las boletas de comercialización presentadas, dado su limitado número y el hecho de no presentar el sello de “cancelado”, no demuestran la comercialización en el país de productos de la clase 32, con la marca TWIST en la cantidad que corresponde a los productos de dicha clase, dado que “las bebidas gaseosas son productos de consumo masivo, por lo que su nivel de comercialización debe reflejar tal realidad en el mercado, lo cual no ha ocurrido en el presente caso”.

   Por lo tanto, concluye que los medios probatorios presentados por la titular del registro de marca TWIST, no constituye prueba suficiente para demostrar el uso serio, efectivo y suficiente en el mercado.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, si bien la solicitud no se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, toda vez que dicha instancia se ha limitado, como señaláramos anteriormente, a una simple remisión de copias certificadas de una de las piezas principales del referido proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal, este Órgano Comunitario ha derivado el cumplimiento de los requisitos de dicho anexo, luego de una minuciosa revisión;

   Que, en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio del artículo 165 de la ya citada Decisión, por ser pertinente al caso concreto.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 165

   La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición...