PROCESO 147-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 147-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “MEGA” (mixta). Proceso interno N° 2003-00171-01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 18 de agosto del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 31 de agosto del 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad COMPAÑ IA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

   1.2. Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia:

   - Nº 17274, de 31 de mayo del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, por medio de la cual se declaró fundada una oposición y, se negó el registro de la marca MEGA (mixta) solicitada por la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Nº 28421, de 30 de agosto del 2002, emitida por la misma Autoridad, a través de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución 17274 y, concedió el respectivo recurso de apelación; y,

   - Nº 35924, de 14 de noviembre del 2002, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), a través de la cual se resolvió el recurso de apelación también deducido y, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 17274 ya referida.

   Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre la marca MEGA (mixta) para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - Con fecha 29 de julio de 1997, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó el registro de la denominación MEGA (mixta), como marca destinada a amparar los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 453, de 4 de noviembre 1997.

   - Dentro del término establecido, la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó oposición contra el registro solicitado, con base en el registro anterior de la marca “MEGAJET” (mixta).

   - Con fecha 31 de mayo del 2002, mediante Resolución 17274, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó el registro de la marca MEGA (mixta).

   - La empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución Nº 17274.

   - El 30 de agosto del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28421, resolvió el recuso de reposición interpuesto y confirmó lo decidido por la Resolución 17274.

   - El 14 de noviembre del 2002, la misma Autoridad, mediante Resolución 35924, ratificó igualmente lo decidido en la Resolución inicial.

   b) Escrito de demanda

   SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., determina como demandada a la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Se considera como tercero interesado en los resultados de esta causa, a la sociedad COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

   La actora manifiesta que el 29 de julio de 1997 presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro de la denominación MEGA (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 4 de noviembre de 1997, y respecto de la cual presentó oposición la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., con base en la existencia de la marca MEGAJET que distingue productos de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Argumenta que esta Dependencia, con las Resoluciones demandadas violó las normas de la Decisión 486 enunciadas, ya que no hubo una debida aplicación de las reglas desarrolladas por este Tribunal. Los motivos que argumenta son resumidamente los siguientes:

   Dicha Autoridad transgredió lo dispuesto en el artículo 134 inciso primero de la Decisión 486 por cuanto la marca solicitada posee elementos adicionales a la palabra MEGA, los cuales le proporcionan el grado de individualidad indispensable para distinguir sus productos en el mercado y para diferenciarlos de los productos del resto de fabricantes.

   Violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 ya que se demostró que la marca MEGA (mixta) posee fuerza distintiva, y por tanto es registrable.

   Infringió lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, puesto que los actos administrativos demandados señalan, en general, que la comparación que se hizo entre los signos MAGAJET y MEGA desde los criterios visual, gráfico y fonético, se fundamentan en la creencia de que en el signo solicitado predomina el aspecto denominativo. Advierte que la palabra MEGA es de uso común, que no se opera el primer requisito establecido por este artículo y, que esta disposición al ser prohibitiva, es de aplicación restrictiva. De esta manera, sostiene, si no confluyen los supuestos de hecho en ella contenidos, la misma no es aplicable y el registro de la marca solicitado debe ser concedido.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

   Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados y su plena sujeción a derecho y a lo determinado en las normas legales vigentes en materia marcaria.

   Aduce que una vez realizada la comparación entre las denominaciones MEGA y MEGAJET, se constata que la primera reproduce parte de la marca registrada, revelando coincidencia en los planos gráfico, fonético y literal, esto, aparte de que ambos signos se refieren a los mismos productos o servicios, de modo tal que su coexistencia en el mercado llevaría a la confusión del consumidor respecto del origen de los mismos.

   Asevera que en relación al uso común de la expresión MEGA, los elementos auxiliares de la misma presentes en el signo en discusión, no aportan ningún tipo de distintividad. Sostiene que el elemento gráfico no consigue tal fin y que predomina la parte denominativa, la cual carece de distintividad ya que es similarmente confundible con la marca MEGAJET.

   Finalmente, en lo principal, considera que la palabra MEGA es inapropiable por una sola persona, ya que ello implicaría la monopolización del término, cuando en realidad este es de uso común. De allí, que la marca deba contar con elementos adicionales que le proporcionen cierto grado de distintividad para ser considerada como tal, lo cual no ocurrió con la denominación en conflicto. Con base en estos argumentos concluye señalando que “…los actos administrativos acusados, expedidos por la...