PROCESO No. 84-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 84-IP-2005

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81 de la Decisión 344 y 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Interno N° 1489-2002. Actor: Jacques Jaunet S.A. Marca: NEW MAN COLORS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio Nº 133-2005-SCS-CS, de 13 de mayo de 2005, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno N° 1489-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 21 de junio de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es JACQUES JAUNET S.A.

   Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI).

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   El 24 de junio de 1996, Fernando García Aguilar solicita el registro de la marca NEW MAN COLORS, para distinguir productos de la clase 03 de la Nomenclatura oficial.

   Publicada la solicitud en julio de 1996, Jacques Jaunet S.A., presentó observación con base en su marca NEW MAN para productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza; a la que La Oficina de Signos Distintivos resolvió declarando fundada la observación mediante Resolución Nº 14278-96-INDECOPI/OSD, de fecha 7 de noviembre de 1996, formulada por Jacques Jaunet S.A., y denegó el registro de la marca NEW MAN COLORS solicitada.

   El 28 de noviembre de 1996, la sociedad demandante interpuso el recurso de apelación, a lo que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió revocando la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos y mediante Resolución Nº 631-97-TRI-SPI, de fecha 03 de septiembre de 1997, otorgó el registro de la marca NEW MAN COLORS solicitada por Fernando García Aguilar para productos de la clase 3.

   A continuación, con fecha 12 de septiembre de 2000, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda, en consecuencia, ineficaz la Resolución Nº 631-97-TRI/SPI de fecha 3 de septiembre de 1997, mandaron se cancele el registro de la marca NEW MAN COLORS otorgada a favor de Fernando García A.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La sociedad demandante manifiesta que “la marca NEW MAN COLORS es un signo marcario que no es suficientemente distintivo por encontrarse dentro del supuesto de prohibición de registro establecido en el inciso a) del Art. 130 del dispositivo legal antes mencionado; puesto que, entre la marca NEW MAN COLORS y la marca registrada previamente NEW MAN existe confundibilidad, existiendo entre ambas más semejanzas que diferencias, y en el hecho de que el signo cuyo registro se pretende anular incluye íntegramente a la marca registrada por la demandante, no siendo suficiente el agregado de la denominación COLORS para otorgarle la distintividad necesaria respecto de la marca NEW MAN por ser el término COLORS de uso común en productos de la clase 3 y 25 de la N.O., por lo que, la coexistencia en el mercado de ambas denominaciones originará grave confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos a distinguir”.

   Arguye además que la Resolución impugnada resulta ineficaz por cuanto entre los signos en conflicto existe mas semejanzas que diferencias y que el agregar únicamente la palabra COLORS no es suficiente por cuanto la marca cuyo registro se pretende anular incluye íntegramente la marca registrada previamente.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1. Del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI-

   El representante legal del INDECOPI argumenta que: “en el presente caso se aplica el principio de especialidad, que en el derecho marcario significa que el registro de una marca dentro de una clase otorga a su titular protección únicamente respecto de los productos y/o servicios distinguidos en la clase en la cual se encuentra registrada y no respecto de marcas registradas o solicitadas que distinguen productos y/o servicios en otras clases de la Nomenclatura Oficial”.

   El representante de INDECOPI concluye diciendo que “los signos distintivos en discusión NEW MAN y NEW MAN COLORS no son confundibles, ni gráfica ni fonéticamente, teniendo en cuenta, principalmente que ambos son signos que distinguen productos totalmente diferentes, no substituibles ni intercambiables, y que tiene públicos objetivos y clientela distinta”.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial...