PROCESO 82-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 82-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: ACTIVE FRESH. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Proceso interno Nº 7073-LR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7073-LR.

El auto de 28 de junio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 193-TCA-DQ-1S-LR de 18 de mayo de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Tercero interesado es COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

b) Hechos

La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, el 8 de enero de 1998, presentó solicitud de registro como marca del signo ACTIVE FRESH para distinguir productos de la Clase Internacional 3. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos), el extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 396.

El 4 de febrero de 1999, SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, presentó observación con base en sus marcas AQUA FRESH KIDS TOOTHPASTE, AQUAFRESH TRIPLE PROTECCIÓN, AQUA FRESH SENSITIVE, las que distinguen también productos de la clase 3.

El 7 de febrero de 2000, por Resolución Nº 975834, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la observación presentada por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y concedió el registro del signo ACTIVE FRESH a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora manifiesta que, el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución Nº 975834 violó los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 párrafo segundo de la Decisión 344.

Manifiesta que “…en el presente caso existe una confundibilidad que imposibilita la diferenciación entre las marcas ‘AQUA FRESH’… y ‘ACTIVE FRESH’, lo que impide que las marcas sean ‘claramente distinguibles’ entre el público consumidor respecto de los productos que protege”. Luego de referirse a algunos conceptos sobre la confusión directa e indirecta, sostiene que: “… De … registrarse la denominación ‘ACTIVE FRESH’ se estaría induciendo a adquirir este producto, convencidos que son fabricados por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, provocando una confusión directa en los medios comerciales y en el público consumidor, y permitiendo que COLGATE PALMOLIVE COMPANY se aproveche del prestigio ganado por las marcas notoriamente conocidas AQUA FRESH”.

Sobre la familia de marcas, la actora dice que: “… Este tipo de familia de marcas tiene substancial importancia, pues las posibilidades de confusión se agravan notablemente en la medida en que si el signo que se desea registrar incluye el elemento común que caracteriza a éstas, la confusión resulta eminente … SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION es propietaria de ocho marcas registradas que llevan la denominación ‘AQUA FRESH…’ por lo que sin lugar a dudas, de permitirse el registro de la denominación ‘ACTIVE FRESH’ el público consumidor podría ser sujeto de confusión…”. Afirma que: “…ACTIVE FRESH … no es suficientemente distintiva frente a las marcas AQUA FRESH … de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, quien es titular del derecho al uso exclusivo de la denominación AQUA FRESH …”.

Igualmente dice que: “… los productos amparados por la marca de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, no se diferencian de los productos protegidos por las marcas de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, además, el signo solicitado ‘ACTIVE FRESH’ no es susceptible de registro, en razón de que está inmerso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344”. Indica que entre las marcas en conflicto “… existen características gráfico-visuales y fonético-auditivas muy semejantes, que de coexistir en el mercado causarían confusión y competencia desleal …”.

Finalmente, sostiene que la Resolución impugnada “… no cumple con las exigencias de motivación exigidas por la Ley … “ y que el Director Nacional de Propiedad Industrial “… no ha efectuado un serio examen de confundibilidad”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, responde a la demanda diciendo: “(i) Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda; (ii) Me ratificó en la Resolución No. 975834 … pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional; y, (iii) Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo la siguientes excepciones: (i) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda; (ii) que corresponde a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolver sobre la concesión o denegación de una marca; (iii) que, realizado el correspondiente cotejo, entre las marcas en conflicto “… no son semejantes y susceptibles de causar confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos, en consecuencias la marca solicitada ACTIVE FRESH, constituye un signo suficientemente distintivo a fin de diferenciar en el mercado sus productos de los productos comercializados con las marcas de propiedad del observante”; (iv) que, la marca solicitada “… es susceptible de registro por no contravenir lo dispuesto en los Arts. 81 y 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 …”; (v) que “Por las excepciones de orden legal expuestas, se servirán … rechazar la demanda”.

El delegado del Procurador General del Estado, indica que asiste al proceso “… con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa…”.

Tercero interesado, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca ACTIVE FRESH se presentó el 8 de enero de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretan los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e) y 95 párrafo segundo. Asimismo, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio el artículo 84 de la misma Decisión.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de...