PROCESO No. 89-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 89-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 136, literales a) y f), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literal b, y 159 eiusdem.

Parte actora: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR”.

Expediente: N° 2003-00226-01.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de julio del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 136 (literales a y f) y 150 de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de mayo de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “El 11 de febrero de 2002, BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, presentó solicitud de registro de la marca ENVÍOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR para distinguir servicios de la Clase 36 Internacional”; que “El 17 de mayo de 2002 la actora presentó un documento de consentimiento y autorización debidamente otorgado el 15 de marzo de 2002 por el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. para que BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER registrara la marca solicitada, pues se trataba de un mismo grupo empresarial donde el Banco es el accionista mayoritario de la actora”; que “Mediante Resolución 29949 de 20 de septiembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … pues es similar a la marca BBVA (MIXTA), certificado 241.526 de propiedad del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y por ser semejantes en su composición ortográfica y fonética y, por tanto, confundibles”; que “La Superintendencia en los actos acusados sostuvo que la autorización allegada al expediente administrativo está salvaguardando los intereses de los empresarios mas no los del público consumidor, es decir, le dio el alcance de un acuerdo de coexistencia”; que “Interpuestos los recursos de reposición y apelación, la División de Signos Distintivos al decidir el de reposición reiteró que existía confundibilidad entre las marcas ya que era un hecho que la parte denominativa de la registrada estaba comprendida en la solicitada. Señaló, además, que la denominación ENVÍOS DE DINERO BBVA BANCOMER se encuentra acompañada de expresiones no distintivas, ni susceptibles de registro y de un tipo especial de letra, que en nada coadyuva la diferenciación entre los signos en conflicto y que no es relevante el hecho de que las empresas en este caso pertenezcan a un mismo grupo económico”; y que “Mediante Resolución 42561 de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 29949 de 2002 argumentando que en las marcas mixtas predomina la denominación que representa la dimensión más característica y, en este caso, la marca solicitada comparte la expresión BBVA de la registrada y una y otra cubren los mismos productos”.

   Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda, “La solicitud en cuestión fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 514 del día 22 de Marzo del año 2002, sin que le fuera formulada oposición alguna por parte de terceros”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación de los artículos 136, literales a) y f), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, alegando al efecto que “El artículo 136 de la Decisión 486 se refiere a las causales de irregistrabilidad relativas que pueden sanearse según sea la circunstancia. Esta norma fue interpretada erróneamente por la Superintendencia, quien pretexta un interés del consumidor, pese a que la norma señala como irregistrable el signo que afecte indebidamente un derecho de tercero y no del consumidor … El literal a) de este artículo pretende evitar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas. Cuando habla de riesgo se refiere a un concepto nocivo, por tanto, el riesgo debe ser explícito y formar parte importante de la motivación del acto que rechaza la marca, pero no citarlo como consecuencia necesaria cuando dos signos se parecen cuando los productos o servicios que amparan se relacionan”; que “La confusión puede ser directa cuando el consumidor en razón de la gran similitud de los signos considera que se trata de la misma marca; o indirecta, cuando el consumidor aprecia que son dos marcas diferentes, pero la semejanza lo lleva a suponer que los productos o servicios que ampara cada una provienen de la misma empresa”; y que “La Superintendencia erró al interpretar la causal del literal a) del artículo 136, pues al decidir sobre el registro de la marca no se refirió a la comparación de los signos, los cuales, si bien son semejantes, no son similarmente confundibles. En consecuencia, pese a que las marcas enfrentadas comparten la expresión BBVA en sus logos, son marcas perfectamente diferenciables”.

   El consultante refiere además el argumento de la actora acerca de la violación del artículo 136, literal f, de la Decisión 486, argumento según el cual dicha norma “establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que afecten derechos de un tercero, salvo que medie consentimiento de éste … En este caso la Superintendencia en el acto acusado desconoció por completo la autorización otorgada a la actora, y no tuvo en cuenta que la causal de irregistrabilidad desaparece cuando media consentimiento, y que no existe norma que contradiga esta excepción. Es decir, la Administración descartó de plano la aplicación de la excepción contemplada en la causal f) del artículo 136, con el agravante de que el titular de la marca (quien extiende su consentimiento) no es propiamente un tercero, sino miembro de un grupo económico en el que dicho titular es el accionista mayoritario del solicitante, como se indicó en la misma autorización, debidamente legalizada”.

   Finalmente, el consultante informa que, según el actor, la Superintendencia incurrió en la violación del artículo 150 de la Decisión 486, en el cual se “establece que vencido el plazo para presentar oposiciones sin que así hubiese ocurrido, la Oficina Nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad”; que “La Administración interpretó erradamente el alcance de su facultad para decidir sobre la registrabilidad, al punto que decidió sobre la permisividad para el uso de la marca, sin tener en cuenta que la excepción prevista en el literal f) del artículo 136 es una norma particular que se aplica con preferencia sobre cualquier norma general”; que “El artículo 150 de la Decisión 486 faculta a la Oficina Nacional para realizar un estudio de registrabilidad, pero en este caso no se tuvo en cuenta la circunstancia de excepción a la irregistrabilidad. La facultad registral de la entidad no puede ir más allá de los límites y excepciones que la misma norma señala, pues debe admitir aquellos casos en que el tercero da su consentimiento para sanear lo que originalmente era una situación de irregistrabilidad y no extralimitarse en una función protectora que corresponde a otras esferas del Estado”; y que “Para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto frente a otros idénticos o similares y cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica”.

   El Tribunal observa además que, según la demanda, “mientras en el primer caso (artículo 135) el interés en juego no es el derecho reconocido por la misma Superintendencia a un particular, sino uno de orden público, de ahí por qué esta entidad es la que tiene asignado su deber de custodia respecto de los mismos, en el segundo caso lo que busca la norma amparar (artículo 136) es el derecho de un particular, a quien se le asigna la facultad de no oponerse, permitir, autorizar o coadyuvar una solicitud que no ‘afecta indebidamente’ su derecho … Por lo mismo, cuando el Tribunal Andino (y quizá resulta necesario que en la interpretación prejudicial que dentro de este proceso se haga, se le pida claridad en este sentido al Tribunal y particularmente que revise la doctrina sentada en el Proceso 14-IP-97, para evitar los actos arbitrarios e injustos que la administración viene cometiendo) sostiene la relatividad de los acuerdos entre los particulares, frente al riesgo de confusión respecto de terceros, no se puede interpretar aisladamente del tenor de los artículos 135 y 136 ya tantas veces aludidos, pues en cuanto a la segunda norma no tendría entonces sentido alguno que esta refiera la causal de irregistrabilidad al signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de un tercero, habiendo bastado para los alcances que pretende dar a la norma la Superintendencia de Industria y Comercio que dijera simplemente: ‘no podrán registrarse como marca aquellos signos que…’ … la salvedad que hace el Tribunal Andino tiene pleno efecto frente a las causales absolutas de irregistrabilidad del artículo 135, pero no tiene los mismos alcances respecto de las causales relativas de irregistrabilidad del artículo 136”; que “Por ello, cuando el mismo titular del registro de una marca permite a...