PROCESO 94-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 94-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00155-01 (8939). Actor: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. Marca: “EPOMEGA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de junio de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1.1. Las partes:

   Demandante: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.

   Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: ELANEX PHARMACEUTICALS.

   1.2. Hechos Relevantes.

   1.2.1. Los hechos.

   ELANEX PHARMACEUTICALS el 20 de junio del 2000 solicitó el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El 27 de noviembre del año 2000 se publicó el extracto de la solicitud referida en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 298.

   La Sociedad PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE formuló observaciones por la similitud existente entre el signo solicitado y la marca EXOMEGA (clase 5), registrada bajo el Certificado N° 224812 de la cual es titular.

   Corrido el traslado de la observación ELANEX PHARMACEUTICALS contestó que no existía una semejanza lo suficientemente determinante que indujera al público a error o confusión.

   La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 17278 de 31 de mayo del 2002, declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5.

   Mediante la Resolución N° 28417 de 30 de agosto del 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución N° 17278 de 31 de mayo del 2002 y concedió el recurso de apelación. Por medio de la Resolución N° 34678 de 29 de octubre del 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de conceder el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) a favor de ELANEX PHARMACEUTICALS para distinguir productos comprendidos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   1.2.2. La demanda.

   La actora PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE pide que se declare la nulidad de las Resoluciones N° 17278, 28417 y 34678, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Considera que se violaron los artículos 134, 135 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486, en tal sentido manifiesta que el signo EPOMEGA solicitado por ELANEX PHARMACEUTICALS es similar al signo EXOMEGA, del cual es titular ya que es evidente que el signo solicitado no cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para el registro de marcas pues no es distintivo.

   Señala que al examinar los signos EPOMEGA y EXOMEGA es importante advertir que en el caso de marcas farmacéuticas el examen de los signos debe ser más riguroso pues cualquier equivocación acerca de la elección de un producto farmacéutico causaría incidencias negativas en la salud pública. Además, el riesgo de confusión es real y pese a que los productos identificados con las marcas “no estén dirigidos a prevenir, curar o aliviar la misma enfermedad o corregir o reparar las secuelas de ésta, no significa que no tengan la misma naturaleza, es decir, que no sean medicamentos para la salud humana.”

   Existe mayor riesgo de confusión ya que los signos identifican a productos de la clase 5 y tienen los mismos canales de comercialización.

   Al cotejar los signos EPOMEGA y EXOMEGA, se evidencia que existe similitud visual, ortográfica y fonética, que puede inducir al público a error o confusión.

   1.2.3. La contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio señala en la contestación de la demanda que en el análisis de los signos en conflicto al realizar la comparación “en conjunto de las expresiones EPOMEGA (nominativa) y EXOMEGA (nominativa) se observa que no existen semejanzas que conlleven riesgo de confusión para el público consumidor, ni desde el punto de vista fonético ni ortográfico, por cuanto la estructura fonética y ortográfica que las compone resulta diferente, lo cual produce un impacto sonoro y visual completamente diferenciable, lo que permite su total individualización descartándose así cualquier indicio de probable confusión dentro del mercado.

   Adicionalmente debe señalarse que no obstante compartir dichas denominaciones algunas sílabas y vocales en común, no es menos cierto que la fuerza sonora, auditiva y visual se concentra en las sílabas y letras que le dan mayor realce en su pronunciación, lo cual impide que se genere algún riesgo de confusión y/o de error en el consumidor, permitiéndose de esta manera su coexistencia en el mercado”.

   Pese a que los signos en conflicto identifican productos comprendidos dentro de la misma clase del nomenclátor, es importante considerar que “el riesgo de confusión al adquirir uno u otro medicamento se disminuye, si se tiene en cuenta que su gran mayoría se expende bajo fórmula médica”.

   La administración, luego de haber realizado el examen de los signos y determinar que no existe riesgo de confusión entre ellos, concluyó que nada impide que coexistan dos marcas que identifiquen a productos de la misma clase o incluso idénticos, si es que los signos son diferentes; por lo tanto, que no existe posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor.

   De los documentos anexados a la solicitud de Interpretación Prejudicial se desprende que el tercero interesado no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

   Los artículos cuya interpretación solicita el consultante son los siguientes: 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, en consideración a que a la fecha de...