PROCESO No. 93-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 93-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA.

Caso: denominación “PROGRAF”.

Expediente Interno: N° 5305-98-LP.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de julio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “artículo 81 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 31 de mayo de 2005; y, el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   En la demanda formulada por la mandataria de la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. se alega que “El 28 de abril de 1992 presenté la solicitud de registo (sic) de la marca de fábrica denominada PROGRAF destinada a proteger productos de la clase internacional Nº 5 … La marca de fábrica PROGRAF apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 327, correspondiente al mes de Abril de 1992”; que “Mediante Oficio Ministerial N° 930779, de 21 de abril de 1993, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, nos informó que Laboratorios Químicos Industriales S.A., ha presentada (sic) observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación PROGRAF”, ya que “tiene registrada la marca PROGAN (logotipo), desde 1986 … para proteger productos de la clase internacional N° 5 …”; y que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve aceptar la observación y negar el registro de la marca PROGRAF … solicitada por mi representada FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA.”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que la actora manifiesta en su demanda que “el signo solicitado no contraviene disposición legal o reglamentaria alguna, que la marca solicitada es un signo nominativa (sic), que la marca solicitada es un signo distintivo susceptible de registro, que la marca opositora PROGAN (logotipo) es una marca mixta compuesta de palabra y gráfico, que el subfijo PRO es de uso común y corriente y que ninguna persona puede tener derechos de exclusividad de uso de los prefijos y subfijos (sic)”.

   El Tribunal observa que la actora alega en su demanda que “… se encuentran registradas en el Ecuador varias marcas, para la clase internacional Nº 5 que comparten el prefijo PRO, mismo que conforme la doctrina y jurisprudencia marcaria no puede ser objeto de apropiación exclusiva por persona alguna, pues tal cosa sería atentatorio contra la libertad de industria y comercio”; que “el vocablo PRO es un prefijo y por tanto como marca no es suficientemente distintivo, por ser un prefijo de uso común y corriente y en consecuencia de uso general; por lo tanto está desprovisto del caracter (sic) de distintividad que debe tener toda marca”; que “Resulta discriminatorio que existiendo tantas marcas registradas para la clase internacional N° 5 que comparten el prefijo PRO que se niegue el registro solicitado por mi representada”; que “las marcas en controversia son diferentes por cuanto la denominación PROGRAF solicitada para registro por mi representada es una MARCA NOMINATIVA, en tanto que la marca PROGAN (logotipo) en que Laboratorios Químicos Industriales S.A. fundamenta su observación es una MARCA MIXTA al estar compuesta de palabra y gráfico”; que “Por tanto es clara la diferencia existente entre las marcas en controversia por tratarse de distinto tipos (sic) de marcas”; que del cotejo marcario “se concluye que no existen semejanzas determinantes entre las denominaciones en controversia”; que “para el caso que nos ocupa debe prescindirse del prefijo PRO. En consecuencia de la simple vista de las marcas en su conjunto se puede determinar que no son iguales por tanto mal se puede calificar que hay semejanzas entre ellas”; que “entre las marcas en conflicto no existe semejanza auditiva, fonética, visual como erróneamente afirma el Director Nacional de Propiedad Industrial, en su Resolución que impugno”; que “la apreciación realizada por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial … es por demás subjetivo (sic), pues no existe argumento legal suficiente para rechazar la solicitud de registro presentada por mi representada”; y que “No habiendo como he dejado demostrado semejanzas determinantes entre las marcas en controversia … no es aplicable para este caso el Artículo 83 literal a) de la Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en que el Director Nacional de Propiedad Industrial fundamenta su Resolución …”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El consultante informa que el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca “Señala que futuras notificaciones las recibirá en la oficina de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”; que el Director Nacional de Propiedad Industrial “No opone excepciones”; y que el Procurador General del Estado “Señala que corresponde al representante legal del I.E.P.I., comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada y señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales”.

   2.2. El consultante informa asimismo que el tercero interesado, es decir, el “mandatario de Laboratorios Químicos Industriales, al contestar la demanda, sostiene que la resolución impugnada está ajustada a derecho, que el signo solicitado es un signo no susceptible de registro, pues el mismo viola disposiciones legales sobre la materia, que la marca solicitada es idéntica a la marca registrada por su representada, que el signo solicitado protege los mismos productos, niega que la (sic) las marcas PROGAN y PROGRAF sean diferentes por el hecho de que PROGAN (logotipo) sea una marca mixta y PROGRAF una marca denominativa y que PRO en la marca PROGRAF sea un prefijo, niega los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la actora”.

   En el escrito presentado por el mandatario especial de LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. se argumenta además que existe un “evidente desconocimiento que en materia gramatical tiene la sociedad actora respecto del vocablo PRO”, ya que “Conforme lo enseña la Real Academia de la Lengua, PRO es una preposición inseparable (del latino pro) que tiene su recta significación de ‘por’ o ‘en vez de’ … o de ‘delante’ en sentido figurado … o denota más ordinariamente publicación … continuidad de acción, impulso o movimiento hacia adelante … ‘negación’ o ‘contradicción’ … ‘substitución’ …”; que “PRO adopta la forma de un prefijo que significa ‘favorable a’ UNICA y EXCLUSIVAMENTE en el caso de que vaya unido a ciertos sustantivos …”; que “Sin embargo, en palabras como PROGAN, PROGRAF, PROPINA, PROPICIAR, PRO no es una PREPOSICION INSEPARABLE y menos aún un PREFIJO”; que “PRO en PROGAN es tan sólo una de las dos sílabas (la primera) que conforman dicha palabra, la misma que es idéntica a la sílaba PRO que constituye la primera sílaba de la palabra PROGRAF”; que “Esto demuestra que PROGAN y PROGRAF se asemejan en el hecho de que ambas comparten la sílaba PRO, la misma que adicionalmente es la primera sílaba de ambos términos”; que “la...