PROCESO 90-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 90-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del artículo 150 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00142 (8909). Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: “OPTIDIAL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de junio de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1.1. Las partes:

   Demandante: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH.

   Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY.

   1.2. Hechos Relevantes.

   1.2.1. Los hechos.

   Entre los hechos principales relatados en la demanda se destaca que el 8 de febrero del 2002 AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH solicitó el registro de la marca OPTIDIAL para distinguir productos de la clase 5 de Clasificación Internacional de Niza. A través de la Resolución N° 16569 de 29 de mayo del 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, negó el registro de la marca solicitada por considerar que existía similitud gráfica y visual con la marca DIAL que identifica a productos de igual naturaleza.

   Interpuestos los recursos de reposición y apelación, la Administración sostuvo su posición de que existía confusión gráfica, ortográfica y fonética entre las marcas y confirmó la Resolución antes mencionada.

   1.2.2. La demanda.

   La actora considera que se violaron los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486.

   AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH en su escrito de demanda expuso que el titular de la marca DIAL no presentó oposiciones al registro del signo OPTIDIAL por lo que no tiene interés directo en el resultado del proceso.

   Con el propósito de fundamentar su demanda AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH expone que:

   - Con el registro del signo OPTIDIAL para distinguir preparaciones de insulina no se afectará indebidamente el derecho de un tercero.

   - Entre las denominaciones OPTIDIAL y DIAL no hay posibilidad de confusión ya que existen diferencias en los aspectos ortográfico, fonético y visual. En el caso presente los signos confrontados son completamente diferentes, razón por la cual no existe ninguna razón jurídico-legal para negar el registro solicitado.

   - Además es imposible la confusión por “diferencia en cuanto a las condiciones reales del mercado” ya que el usuario promedio con inteligencia media no confundirá una preparación de insulina con un producto higiénico de uso humano como los que distingue la marca DIAL, que pese a estar registrada para identificar a productos de la clase 5, hace especial énfasis en desodorantes.

   - Si bien es cierto que los signos OPTIDIAL y DIAL están destinados a distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es importante considerar que dichos signos están llamados a identificar productos de distinta finalidad y naturaleza.

   - El signo OPTIDIAL es registrable por ser distintivo.

   1.2.3. La contestación a la demanda.

   La administración en la contestación de la demanda expuso que al efectuar la comparación en conjunto de los signos OPTIDIAL (nominativo) y DIAL (nominativo) se observa que existen semejanzas de carácter fonético y ortográfico que impiden que sean completamente diferenciables.

   Los signos en conflicto identifican productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que podría generarse un alto riesgo de confusión en el público consumidor.

   Al realizar la comparación de los signos en conflicto se observa que el vocablo OPTIDIAL se conforma de la expresión OPTI, que es una partícula frecuentemente usada en marcas que identifican productos de la clase 5, por lo que no es susceptible de apropiación individual; para establecer el grado de confundibilidad entre signos de esta naturaleza el análisis debe centrarse principalmente en la parte no genérica o común de los mismos.

   Los signos confrontados son semejantes y pretenden identificar a productos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, por ello concluyó que OPTIDIAL es irregistrable porque no reúne los requisitos exigidos por las normas comunitarias para ser registrado como marca y, en especial, carece de distintividad.

   El informe del Juez Consultante no da cuenta de que el tercero interesado haya contestado la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

   Dado que la solicitud de registro de marca se hizo en el mes de febrero de 2002, es aplicable al caso la Decisión 486. Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante: 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y se interpretará de oficio el artículo 150 de la mencionada Decisión.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DESICION 486

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o...