PROCESO No. 71-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 71-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno Nº 2594-2002. Actor: FAMESA TECNOLÓGICA S.A.C. Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del 5 de mayo de 2005, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno Nº 2594-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 1 de junio de 2005.

1. Las partes.

   La actora es FAMESA TECNOLÓGICA S.A.C.

   Se demanda al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), y a THE ENSIGN BICKFORD COMPANY.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos en la instancia administrativa

   Con fecha 18 de julio de 1994, FAMESA TECNOLÓGICA S.A., solicita el registro de diseño industrial para un “BLOQUE DE CONEXIÓN”, cuyo diseñador es LUIS ALBERTO FUDIMOTO KAMIJIKOKU, contra el que la empresa ENSIGN BICKFORD COMPANY formula observación en base a la solicitud de patente Nº 183135, correspondiente a la invención denominada “Sistema de iniciación de baja energía para voladura, método y conexión de superficie para el mismo”.

   La empresa observante alega que el diseño industrial solicitado es similar a la patente de invención de su titularidad, toda vez que el bloque conector se encuentra incluido en el estado de la técnica, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, la observante presenta un informe de un especialista, el cual prueba la similitud de las invenciones sub materia, específicamente, trata sobre la descripción técnica del bloque de conexión o bloque de empalme del sistema iniciador de voladura de baja energía con superficie conectora para la iniciación de una señal de transmisión no direccional, de bajo sonido y tiempo controlado, correspondiente a la solicitud de patente peruana, y a las solicitudes tramitadas también en Chile y Estados Unidos de Norteamérica a nombre de la observante. A lo que la solicitante contestó que si bien ambos diseños poseen la misma función, sus distintos diseños de estructura dan lugar a diferencias sustanciales de forma externa, además, que para el registro de un diseño industrial es requisito fundamental que el diseño presente diferencias principales respecto de otros de su misma especie, lo que sucede con el diseño solicitado, pues según lo argumentado, es completamente diferente al de la observante.

   Finalmente, del Informe Técnico de oficio, Nº JF-019-96, se desprende que el diseño solicitado cumple con el requisito de novedad, “al no haber encontrado antecedente similar al diseño solicitado, toda vez que la solicitud (…) presenta diferencias con el diseño industrial solicitado”, y en ese sentido, la observación debería ser declarada infundada.

   Así, con fecha 12 de marzo de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), declara infundada la observación y concede el registro del diseño industrial solicitado por FAMESA TECNOLÓGICA S.A.

   En base a la apelación formulada por la empresa observante, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, emite con fecha 10 de noviembre de 2000, la Resolución Nº 1353-2000/TPI-INDECOPI, la misma que revoca la resolución de primera instancia administrativa, y deniega el registro del diseño industrial solicitado.

   El Tribunal de INDECOPI consideró que el Informe Técnico de oficio, únicamente ampara el análisis del diseño solicitado con el de la observante y concluye que ambos diseños son suficientemente diferentes, por lo que la solicitud cumple con el requisito de novedad exigido por la norma. Asimismo, en contradicción a lo concluido por dicho informe, considera que el diseño sólo presenta diferencias secundarias y no sustanciales respecto del bloque de conexión de la observante, pues las mismas no son perceptibles a simple vista, sino que requieren de un examen minucioso de los diseños. En este sentido, concluye el Tribunal del INDECOPI, que el diseño industrial no cumple con ser singular o particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Decisión 344, toda vez que “no contiene características estéticas creativas, ni alcanza un mínimo de singularidad o apariencia especial, (…) y sólo presenta pequeñas diferencias que pasarían desapercibidas para el consumidor (…)”.

   2.2. La demanda y los hechos en la instancia judicial

   La demanda de fecha 1 de febrero de 2001, formulada por FAMESA TECNOLÓGICA S.A., pretende se declare la invalidez de la resolución administrativa emitida por el Tribunal de INDECOPI, Resolución Nº 1353-2000/TPI-INDECOPI, mediante la cual, revocando la resolución de primera instancia administrativa, Resolución Nº 157-1999/OIN-INDECOPI, se deniega el registro del diseño industrial para un bloque de conexión solicitado por la empresa demandante. En este sentido, como consecuencia de la invalidez de dicha resolución, requiere que se proceda al registro del diseño industrial solicitado por ella.

   La demandante argumenta que la Resolución del Tribunal de INDECOPI “se ocupa de requisitos o cualidades ajenas a las que estipula la Decisión 344” y a la normativa nacional aplicable, en este sentido, se ocupa de características de fisonomía, carácter especial o singular, y singularidad de los diseños; concepto que recientemente la Decisión 486 incorpora (concepto de “apariencia particular”).

   Asimismo, afirma que el examen técnico de primera instancia es de carácter serio y que incluyó la comparación con todos los diseños existentes en el mercado, a diferencia de lo argumentado por el Tribunal, y que éste, “sin hacer un mínimo análisis” afirma que su diseño no es novedoso porque presenta diferencias sólo secundarias, no sustanciales con el bloque de la observante, “las mismas que no son perceptibles a simple vista, sino que requieren un examen minucioso”.

   Finalmente, afirma que la apelación a nivel administrativo de la otra parte no se sustenta en una diferente interpretación de las pruebas, ni en cuestiones de puro derecho, y por lo tanto la resolución de segunda instancia administrativa deviene en nula.

   2.3. La contestación de la demanda

   Por su parte, INDECOPI, niega y contradice en todos sus extremos los argumentos de la demanda, considerando que el diseño industrial solicitado por la demandante carece del requisito de novedad y singularidad que establece la Decisión 344, asimismo, agrega que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie dimensional o en su forma tridimensional, por lo que “el diseño industrial debe ser arbitrario, es decir, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria, así, la protección del diseño no abarca las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto”, ya que existen otras figuras jurídicas que protegen estos derechos, como las patentes de invención y los modelos de utilidad.

   En este sentido, añade, que el diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique confiriéndole una fisonomía nueva y propia, que otorga un valor agregado al objeto en cuestión. En este sentido, además de la novedad, debe cumplir el requisito de ser “un diseño industrial que...