PROCESO No. 51-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 51-IP-2005

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 5070-EG. Actor: PRODUCTOS DE MAIZ S.A. (PROMASA) Marca: PRIMORINA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literales a), d), e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el oficio de fecha 19 de abril de 2005, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 5070-EG.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de mayo de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es PRODUCTOS DE MAIZ S.A. (PROMASA)

   Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y al Procurador General del Estado.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 4 de marzo de 1993, FABRICA DE ACEITES FINOS LA UNICA PHIDAYGESA S.A. presenta solicitud de registro para la marca PRIMORINA en clase 29, de la Clasificación Internacional, contra la cual presentan observaciones PRODUCTOS DE MAIZ, S.A. (PROMASA), en base al registro de la marca PRIMOR en clase 30, y UNILEVER en base al registro de su marca DORINA en clase 29.

   La Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador rechaza las observaciones y en consecuencia concede el registro de la marca PRIMORINA en clase 29.

   PRODUCTOS DE MAIZ S.A., con fecha 29 de mayo de 1998, formula demanda contencioso administrativa impugnando la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial arriba indicada.

   2.2. De la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

   En las consideraciones sobre las que basa su decisión, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se refiere a la oposición presentada por la accionante, señalando que, luego de realizar el correspondiente cotejo marcario “(…) comparando los signos en controversia en forma conjunta no simultánea, desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y del consumidor medio, se concluye que la marca solicitada PRIMORINA y la marca registrada por el observante PRIMOR, no son semejantes ni confundibles a simple vista y su coexistencia no inducirá al público consumidor a error o confusión sobre la procedencia de los productos que se comercializan (…)” con ambos signos.

   2.3. De los argumentos de la demanda.

   La accionante argumenta que la marca PRIMOR de su propiedad, es una marca famosa y notoriamente conocida, y que se encuentra registrada en varios países de la Comunidad Andina, asimismo, que la coexistencia con la marca solicitada ocasionaría confusión en el público consumidor.

   Asimismo, fundamenta que no existe argumento legal suficiente para rechazar la observación presentada y aceptar el registro solicitado, dado que del cotejo marcario “se puede determinar la semejanza visual, fonética y auditiva existente” entre los signos sub materia, tanto así que la marca registrada se encuentra incluida en la marca solicitada.

   De otro lado, considerando el hecho que los signos en conflicto estarían destinados a distinguir productos de amplio consumo popular, y que se prestan a confusión en el mercado, “es deber de la Administración evitar a toda costa la posibilidad de confusión entre marcas”.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, el Juez consultante solicita la interpretación de los artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los mismos que no se interpretarán por no ser pertinentes al caso concreto; sin embargo, se interpretarán de oficio los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISION 313

   Artículo 71

   Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 73

   Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de...