PROCESO No. 67-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 67-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a la solicitud formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Proceso Interno N° 3513-2002. Actor: Electra, S.A. de C.V. Marca: MEGA ELEKTRA Y DISEÑO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, recibida por el Tribunal con fecha 29 de abril de 2005, remitida por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno Nº 3513-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de mayo de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es ELEKTRA S.A. DE C.V.

   Se demanda al INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, y a WARNER COMMUNICATIONS INC.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 30 de enero de 1998, Elektra, S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación MEGA ELEKTRA, en diseño característico, para distinguir aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, ópticos, aparatos reproductores de sonido y/o imágenes, máquinas calculadoras, ordenadores, softwares, planchas eléctricas, aparatos fotográficos, aparatos de esparcimiento concebidos para ser usados con un receptor de televisión y demás de la clase 9 de la Clasificación Internacional.

   Con fecha 2 de abril de 1998, Warner Communications, Inc. (Estados Unidos de América) formuló observación en base al registro de las marcas ELEKTRA y ELEKTRA y diseño, registradas ambas en clase 9 de la Clasificación Internacional. Argumentó que “los signos en conflicto son parecidos gráfica y fonéticamente, por lo que su coexistencia originaría confusión”, asimismo, que el signo carece de originalidad, razones por las que no debe acceder a registro.

   Con fecha 21 de mayo de 1998, Elektra, S.A. de C.V. absolvió traslado de la observación limitando la descripción de los productos que distinguía, excluyendo “discos fonográficos, cintas, casetes y grabaciones de sonido y/o imagen en general”. Además, presentó como argumento de defensa, el hecho que coexistían las marcas en el mercado peruano ELEKTRA POWER y LECTRA, registradas a favor de distintos titulares en clase 9.

   Mediante Resolución Nº 3185-1999/OSD-INDECOPI de fecha 24 de marzo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado.

   En virtud al recurso de apelación interpuesto por Elektra S.A. de C.V., la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI decide confirmar la resolución de primera instancia administrativa y denegar el registro de la marca solicitada, todo ello mediante Resolución Nº 348-2000/TPI-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2000.

   Con fecha 18 de junio de 2000, ELEKTRA S.A. de C.V. formula demanda contenciosa-administrativa, solicitando se declare la invalidez y/o ineficacia de la resolución de segunda instancia administrativa, que confirma la denegatoria del registro de marca MEGA ELEKTRA, la misma que fue declarada infundada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 17 de abril de 2002, bajo el argumento que no existe confundibilidad entre los signos.

   Con fecha 3 de julio del 2002, la actora formula apelación, la misma que es elevada a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

   2.2. De la Resolución materia de impugnación.

   La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, señala en su resolución, que “aún cuando el público logre recordar y distinguir que los signos en cuestión son diferentes, la utilización en todos del término ELEKTRA para distinguir productos iguales, podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y producir un riesgo de confusión indirecto en la medida que el público podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas”. En este sentido, considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 83, inciso a) de la Decisión 344, por la que no procede su registro.

   2.3. De la demanda.

   El actor argumenta en su demanda que, a su consideración, la marca de producto solicitada tiene suficientes elementos adicionales que la hacen registrable y por ende, “no induce a confusión sobre el origen empresarial con respecto de las marcas de Warner Communications Inc., tal como ha quedado demostrado con la coexistencia pacífica de marcas en México, a nombre de diferentes titulares”.

   Asimismo, señala que los signos sub materia, distinguen diferentes productos de la clase 9, y por lo tanto, dada la flexibilización del principio de especialidad, la norma permitiría la coexistencia registral de ambos.

   De otro lado, argumenta, que el término ELEKTRA es un signo débil en la clase 9, por los registros que coexisten en la misma, asimismo, que es un signo evocativo, dadas las características de los productos de dicha clase.

   En este sentido, concluye que no existiría confundibilidad entre los signos sub litis.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, el Juez consultante solicita la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que no se interpretarán por no ser pertinentes al caso concreto, sin embargo se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISION 344

   Artículo 81

   Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles...