PROCESO No. 91-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 91-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literal e, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literales b) y f), y 150 eiusdem.

Parte actora: sociedad MARCONI CORPORATION PLC.

Caso: denominación “MARCONI”

Expediente: N° 2002-00376.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiuno de junio del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de mayo de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “El 27 de diciembre de 2000 la sociedad MARCONI CORPORATION PLC solicitó el registro de la marca MARCONI (Nominativa) para identificar ‘Servicios de Comunicación’ comprendidos en la Clase 38 Internacional … cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial … sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros”; que “El 31 de julio de 2001, mediante Resolución Núm. 25221, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la marca, motivo por el cual interpuso en su contra recurso de reposición y, en subsidio de apelación, con el fin que fuera revocada …”; y que “Mediante la Resolución núm. 42135 de 19 de diciembre se resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida y mediante la Resolución Núm. 13483 del 30 de abril del 2002 se decidió el recurso de apelación en el mismo sentido”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 135, literal e, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “por cuanto la Superintendencia demandada decidió negar el registro solicitado, al considerar que el mismo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en esa disposición, lo cual es cierto (sic) … En efecto lo anterior se comprueba si se emplean con propiedad y se interpretan adecuadamente los conceptos fundamentales para determinar cuando se excluye la aptitud distintiva de un signo, pese a lo cual en los actos acusados se revela un desconocimiento de tales conceptos al punto de distribuir indistintamente los caracteres ‘descriptivo, genérico y usual’ al vocablo Marconi en relación con servicios de comunicaciones, lo que constituye un indicio claro de la equivocación en que se incurrió al considerarlos aplicables al signo”; que “no se emplearon debidamente los conceptos relativos a la acepción legal reconocida de signos descriptivos, genéricos y usuales precisadas (sic) por la doctrina, ni las condiciones que deben concurrir para que un signo encuadre dentro de cada categoría”; que “Lo único que se contempló para expedir los actos enjuiciados fue una utilización remota y reducida de la expresión Marconi en la fase inicial de las actividades y servicios de comunicaciones que no guarda relación con los servicios actuales de comunicación para los que tal expresión no es un termino (sic) descriptivo, ni genérico ni una denominación usual”; que “Marconi es una expresión originada en el nombre del inventor Guglielmo Marconi, fundador de Marconi’s Wireless Telegraphy Company, firma predecesora de Marconi Corporation PLC, que adoptó dicha expresión como nombre comercial y como marca para identificar servicios en el área de las comunicaciones y la tecnología de nueva generación, pues es uno de los proveedores globales de servicios de banda ancha, como redes de acceso, redes metropolitanas y de transporte, servicio que es actualmente conocido en el mercado global de las comunicaciones por consumidores de todo el mundo, incluido Colombia, sin que ninguno de ellos haya entendido que la marca Marconi identifica un servicio de telegrafía, como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados”.

   El consultante refiere asimismo el argumento de la actora según el cual “El hecho de que la Palabra Marconi aparezca en los diccionarios no es prueba suficiente para afirmar que la norma es descriptiva para servicios de comunicaciones, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio no estaba facultada para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 … pues ello no establece la relación directa que debería existir entre la expresión, los servicios de comunicaciones que identifica la marca”; que “En efecto, el Decreto 1900 de 1990, Estatuto que regula las actividades y servicios de telecomunicaciones en Colombia enumera e indica las clases de servicios de esa naturaleza, entre los que no aparece un servicio que se denomine Marconi, así como tampoco ninguna característica, finalidad o propiedad de estos que se describa como tal, de donde se sigue que resulta equivocado considerar, como se hace en los actos acusados, que un termino (sic) que pudo ser usado esporádicamente en otra época para referirse al envió (sic) de telegramas, hoy en día genérico o descriptivo para identificar servicios de comunicaciones con tecnología de nueva generación”; que “La marca Marconi (nominativa) no se utiliza para nombrar ningún servicio de la Clase 38 Internacional, ni en lenguaje comercial, ni en el lenguaje técnico, así como tampoco para explicar como es un servicio de esta clase ni para describir sus características, si no (sic) que se trata de una expresión DISTINTIVA que, por lo mismo es idónea para identificar los servicios para los que se solicitó su registro, por lo que las causales de irregistrabilidad de términos genéricos o descriptivos fueron equivocadamente aplicadas al caso y por ende, la decisión de negar el registro fue contrario (sic) a la ley”; que “Para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) de la Decisión 486, tendría que estar probado que la palabra Marconi sea descriptiva o genérica en el campo de los servicios de comunicación o, en su defecto, que en ese sector comercial se usa de manera generalizada para referirse al servicio, conclusión a lo (sic) cual no puede arribarse por las razones a las que se ha hecho alusión”.

   Finalmente, el consultante informa que, según el actor, “Las resoluciones acusadas desconocieron arbitrariamente el artículo 134 de la Decisión 486 según el cual para que un signo sea registrado como marca, debe ser apto para distinguir productos o servicios es decir, ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente … En efecto la marca solicitada cumple con los requerimientos establecidos por la ley para ser registrada como tal, por lo cual es apta para identificar y distinguir servicios de la Clase 38 Internacional, para los cuales se solicitó su registro de los de otro lado participante en el comercio de servicios de la misma clase, toda vez que no se trata de una expresión genérica o descriptiva ni tampoco evocativa, además de que es susceptible de representación gráfica por cuanto es una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales”; y que “el desconocimiento de la capacidad distintiva de la expresión Marconi, constituye un evidente error de derecho de la Administración, por cuanto al negarle el registro de la marca aplico (sic) un criterio de valoración alejado de las reglas establecidas por la Jurisprudencia y la doctrina marcaria”.

   El Tribunal observa además que, según la demanda, “… si no hay ni relación directa entre la expresión MARCONI y los servicios actuales de comunicaciones NO ES UN TERMINO DESCRIPTIVO. Asimismo, si no se emplea la expresión MARCONI para designar servicios actuales de comunicaciones, no es un TERMINO GENÉRICO, ni una DENOMINACIÓN USUAL”; que “no hay ninguna posibilidad de que la respuesta a la pregunta cuál es el servicio? sea la expresión MARCONI, porque definitivamente ningún servicio de la clase 38 se conoce genéricamente como MARCONI”; que “MARCONI no dice cómo es el servicio, ni cuál es su destino, valor, cantidad ni ningún otro dato específico de los servicios de la clase 38 internacional”; que “… es equivocado considerar como se hace en los actos acusados, que un término que pudo ser usado esporádicamente en otra época, para referirse al envío de telegramas, HOY EN...