PROCESO 54-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00022 (7662). Actor: “DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. – DISPAPELES”. Marca: “DISNAPEL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que han sido cumplidos los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de mayo del 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1.1. Las partes:

   Demandante: DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. – DISPAPELES.

   Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercer Interesado: SOCIEDAD DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPEL S.A. – DISNAPEL.

   1.2. Hechos relevantes:

   1.2.1. Los hechos.

   La Sociedad Distribuidora Nacional de Papeles S.A. DISNAPEL presentó con fecha 20 de noviembre de 1995 solicitud para el registro de la marca “DISNAPEL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentaron observaciones por parte de la Sociedad Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES.

   Por medio de la Resolución N° 20678 de 19 de septiembre de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la observación presentada por la Sociedad Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES, y se concedió el registro de la marca mixta DISNAPEL, “las demás expresiones irán como explicativas, según modelo adjunto, a favor de la sociedad DISNAPEL…”.

   1.2.2. La demanda.

   Según el informe que suministra el Juez consultante, la Sociedad Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES pide que se anulen los siguientes actos administrativos: Resolución N° 20678 de 19 de septiembre de 1996, por medio de la cual se declaró infundada la observación presentada por la Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES y se concedió el registro de la marca DISNAPEL; Resolución N° 11344 de 30 de marzo de 2001, por medio de la cual, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad de Papeles S.A. DISPAPELES en contra de la Resolución citada, confirmándola en todas sus partes; Resolución N° 25126 del 31 de julio del 2001, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución que concedió el registro de marca.

   En este caso los signos en conflicto son DISNAPEL (mixta) y DISPAPELES (mixta) en las que predomina el elemento denominativo sobre el gráfico; la actora manifiesta que después del cotejo de los signos “la administración concluyó erradamente que estos no presentan similitudes capaces de generar confusión, pues al hacer una desmembración de las marcas en sus prefijos y terminaciones, establece que ambas tienen el mismo prefijo DIS pero distinguibles terminaciones NAPEL Y PAPELES, y que por lo tanto no son confundibles”.

   Sobre este punto cabe destacar que la doctrina y la jurisprudencia expresan que el análisis de los signos confrontados debe realizarse en conjunto, evitando el fraccionamiento, pero si a “las marcas hubiera que separarla entre prefijos y terminaciones para su comparación, el prefijo de la marca registrada DISPAPELES sería DISPA y no DIS como lo establece la resolución acusada. El prefijo DISPA ha servido de base para distinguir los productos de mi representada en el mercado y se encuentra registrada como veremos más adelante desde hace varios años dentro de distintas marcas de su propiedad, tales como DISPALASER, DISPACOPIA, DISPASOBRES y por supuesto DISPAPELES. Dicho prefijo DISPA habría que compararlo con el prefijo DISNA de la marca solicitada. De dicha comparación se colige su similitud gráfica, ortográfica y auditiva. Sólo se diferencian por una consonante, que no le otorga la distintividad suficiente para impedir la confusión en el mercado. Por otra parte en cuanto a las terminaciones PEL y PELES, la conclusión es la misma, son confundibles pues la una es tan sólo la expresión en singular de la otra”.

   Luego de realizar un análisis de confundibilidad marcaria puede concluirse que las expresiones DISNAPEL y DISPAPELES son confundibles en sus aspectos fonético, gráfico y auditivo.

   Por lo expuesto la actora concluye que “el signo DISNAPEL (mixto) no es susceptible de registrarse como marca ya que éste se confunde con la marca DISPAPELES (mixta) y por lo tanto es susceptible de inducir al público a error con respecto al origen de los productos ofrecidos”.

   1.2.3. La contestación a la demanda.

   La administración expresa que con la expedición de las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de las Normativa Comunitaria Andina.

   En lo referente al análisis comparativo “ésta Superintendencia procedió a estudiar las palabras DISPAPELES Y DISNAPELES haciendo énfasis en que en efecto, comparten el prefijo DIS y procedió a revisar las expresiones NAPEL Y PAPELES que en el caso en análisis serían las expresiones que tendrían riesgo de confusión. Lo anterior, no significa sin embargo, que el análisis de las marcas se haya hecho de manera fraccionada”.

   Además expresó que al ser analizados los signos en conflicto observando la totalidad de los elementos que los integran concluyó que “son lo suficientemente diferentes como para que el público consumidor los individualice y no exista ningún riesgo de confusión…”.

   Los signos confrontados son perfectamente identificables ya que DISPAPELES corresponde a una marca evocativa, que hace...