PROCESO 83-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 83-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “CLIMEFEN”. Proceso interno N° 2593-2002.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El expediente recibido por este Tribunal el 23 de mayo del 2005, como anexo al Oficio Nº 132-2005-SCS-CS, de 13 de mayo del 2005, relacionado, según así se expresa, con la “…impugnación de resolución Administrativa, a mérito de la resolución de fecha veintitrés de febrero del dos mil cinco, expedida por esta Suprema Sala de conformidad con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Observa el Tribunal, que del “resumen de la causa signada con el número 2593-02” que forma parte del expediente recibido, se desprende que la Instancia Nacional compareciente solicita la interpretación de este Organo Comunitario, a fin de “…establecer la correcta interpretación de los artículos ochentiuno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión 344 que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”; solicitud que, por cierto, no se ha ajustado estrictamente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que dicha Instancia se ha limitado a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal las estima subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas y, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, por medio de auto de 8 de junio del 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandados el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI- de la República del Perú;

   Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma PHARMALAB S.A.

   1.2 Acto demandado

   El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos, se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, la cual impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI:

   Nº 1008/TPI-INDECOPI, emitida el 14 de agosto de 1999, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, de 30 de diciembre de 1998 y, en consecuencia, se otorgó el registro de la marca CLIMEFEN, solicitado por la firma Pharmalab S.A., para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, correspondientes a la clase 5 de la “Nomenclatura Oficial”.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser extraídos los siguientes aspectos principales:

   a) Los hechos

   - El 19 de junio de 1998, la firma PHARMALAB S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “CLIMEFEN”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza).[1]

   - El 20 de agosto del mismo año, fue publicado el aviso correspondiente a esa solicitud, en el Diario Oficial “El Peruano”.

   - El 29 de septiembre también de 1998, la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “CLIMENE” de su propiedad, que ampara productos también de la Clase Nº 5 y, que se encuentra registrada bajo certificado Nº 92368, vigente hasta el 25 de julio del 2006.

   - El 30 de diciembre de ese mismo año, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro solicitado en favor de PHARMALAB S.A.

   - El 28 de enero de 1999, SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución emitida.

   - El 14 de agosto también de 1999, el INDECOPI resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº1008/TPI-INDECOPI, por medio de la cual confirmó la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI.

   b) Escrito de demanda

   La firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, domiciliada en Berlín, Alemania, asevera que es titular de la marca CLIMENE, registrada para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 Internacional, bajo certificado Nº 92368, vigente hasta el 25 de julio del 2006.

   Manifiesta que el 19 de junio de 1998, la firma PHARMALAB S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “CLIMEFEN”, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presentada observación por SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, con base en la marca de su propiedad CLIMENE, sosteniendo al efecto que la marca solicitada es absolutamente confundible con su marca y que, además, la denominación solicitada para registro, pretendía ser aplicada a los mismos productos de la clase 5.

   Afirma que, posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 15250-1998/OSD-INDECOPI, de 30 de diciembre de 1998, declarando infundada la observación y otorgando, en consecuencia, el registro solicitado. Expresa, finalmente, que el INDECOPI emitió luego la Resolución Nº 1008/TPI-INDECOPI, de 14 de agosto de 1999, por medio de la cual confirmó la Resolución inicial.

   Sostiene, en sus fundamentos y, con relación a su derecho sobre la marca CLIMENE que “…el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere a través del registro de la misma ante la oficina administrativa competente.”.

   Acerca de la violación aducida del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, expresa que “…de concederse el registro de CLIMEFEN, se estaría induciendo a error al consumidor, no sólo en cuanto a la identidad del producto (confusión directa), sino también respecto a la procedencia empresarial del mismo (confusión indirecta). Y ello conllevaría, además, a que Pharmalab S.A. esté en posición de explotar gratuita e ilícitamente el prestigio de nuestra marca CLIMENE”.

   Argumenta que sobre la similitud entre las marcas en conflicto “…debe notarse que las marcas CLIMENE y CLIMEFEN sólo difieren en una sola letra, lo que determina la indiscutible similitud entre dichas denominaciones. Esto no sucede con los demás registros de marcas que también contienen la partícula CLIM y han sido citados por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI con el fin de justificar su fallo”.

   Asevera que “aplicando las reglas expuestas, por la innegable semejanza en grafía y pronunciación, existente entre las marcas CLIMENE y CLIMEFEN, debemos reiterar que tenemos que la similitud entre aquéllas es de tal grado que puede inducir a confusión”.

   Plantea, finalmente, en lo principal, que “a la luz de lo expuesto, resulta claro que la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, que en primera instancia concedió el registro de CLIMEFEN, clase 05 y la Resolución Nº 1008-1999/TPI-INDECOPI (sic) que, en segunda y última instancia administrativa, confirmó la anterior, han sido dictadas en directa violación a una expresa prohibición legal”.

   c) Contestación a la demanda

   La Corte Suprema de Justicia del Perú, en su “resumen de la causa”, señala que el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, ha dado contestación a la demanda sosteniendo que “…en base a los criterios establecidos en el inciso a) del Art. 83 de la Decisión 344, concordante con el inc. a) del Art. 130 de la Ley de propiedad (sic) Industrial y lo dispuesto en los Arts. 131 y 132 del DLEG. 823, se ha establecido que las marcas en litigio no...