PROCESO 56-IP-2005
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 56-IP-2005
Interpretación prejudicial de los artículos 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1075-2002. Actor: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED. Marca: “CREDITO MASTER”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprenden los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de mayo del 2005.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
1.1. Las partes:
Demandante: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED BANCO DE CREDITO DEL PERÚ.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÒN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INDECOPI.
Tercero Interesado: BANCO SUDAMERICANO.
1.2. Hechos Relevantes.
1.2.1. Los hechos.
Con fecha 22 de julio de 1997, BANCO SUDAMERICANO S.A. solicitó el registro de la marca CREDITO MASTER para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
El 30 de septiembre de 1997 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (Estados Unidos de América) formuló observación basado en su titularidad de la marca MASTERCARD que distingue servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por medio de la Resolución N° 222-1998/OSD-INDECOPI de fecha 20 de febrero de 1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas por MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED y BANCO DE CREDITO DEL PERU y otorgó el registro solicitado.
La Resolución N° 987-1998-TPI-INDECOPI confirmó la Resolución anterior y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca CREDITO MASTER solicitada por BANCO SUDAMERICANO S.A.
1.2.2. La demanda.
Según el informe enviado por el Juez Consultante, la actora, Sociedad MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED es titular de la marca registrada MASTERCARD para distinguir servicios financieros; por ello presentó observaciones al registro del signo solicitado CREDITO MASTER ya que considera que es similar a la marca notoriamente conocida MASTERCARD.
Expresa que la Resolución N° 987-1998-TPI-INDECOPI declaró infundada la observación presentada “con el agravante que consideró que el signo MASTERCARD no ostentaba la calidad de notoria”. Y que pese a los medios probatorios ofrecidos por la Sociedad actuante durante el proceso administrativo, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI determinó que la marca MASTERCARD “no tenía la calidad de notoria y por lo tanto, consideró no aplicar al caso el artículo 83, inciso d), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.
Sin embargo, se debe tomar en consideración que INDECOPI anteriormente en la Resolución N° 653-93-INDECOPI/OSD de 25 de enero de 1994 dentro de otro trámite administrativo, concluyó que la marca MASTERCARD tiene la calidad de notoria.
A fin de demostrar la gran difusión, presencia y notoriedad de la marca MASTERCARD se acompañaron diversas pruebas como: información de prensa que contiene datos estadísticos acerca de la tarjeta de crédito MASTERCARD y su presencia en el mercado mundial y latinoamericano, además se adjuntaron videos que contienen comerciales de televisión que publicitan la marca en Estados Unidos, Canadá, España, Hong Kong, Singapur, Alemania, etc. Por lo expuesto la actora considera que existen suficientes medios probatorios que acreditan el conocimiento y difusión de la maca MASTERCARD, y que no es aceptable que no se la considere notoria y que se consienta que algún tercero pretenda aprovecharse de su prestigio registrando marcas similares ocasionando su dilución.
1.2.3. La contestación a la demanda.
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INDECOPI, defiende la validez de las Resoluciones administrativas cuestionadas ya que la marca solicitada para registro por BANCO SUDAMERICANO S.A. no se encuentra incursa en las causales de prohibición de registro previstas en la Normativa Comunitaria Andina.
Expresa que en lo referente al examen comparativo de los signos se concluye que “no existen semejanzas que puedan inducir a error al público, además no se ha acreditado que la marca de la observante sea notoriamente conocida”.
BANCO SUDAMERICANO S.A. contestó la demanda expresando que el hecho de que ambas marcas tengan en común el término MASTER no significa que la semejanza entre ellas sea capaz de inducir en error o confusión al público, y que en la actualidad coexisten en la clase 36 varias marcas que llevan en su conformación el término MASTER, y que “la eventualidad que una marca sea notoriamente conocida no le exime de que se realice el examen de registrabilidad de los signos del cual se determina que no existe confusión entre dichos signos”.
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIOS COMERCIALES E INTERNACIONALES argumenta que “la empresa accionante no ha acreditado la calidad de marca notoriamente conocida.”
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:
La Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó la interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Como quiera que la solicitud de registro del signo fue presentada en el mes de julio de 1997 le es aplicable la Decisión 344.
La presente interpretación prejudicial versará sobre los artículos solicitados por el consultante y se interpretarán de oficio los artículos 81 y 84 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DESICIÓN 344
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(...)
“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.
(…)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha...
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