PROCESO 63-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 63-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00420 (8518). Actor: SOCIEDAD HELLENICA S.A. Marca: “SENTIVA (nominativa)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de mayo de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1.1. Las partes:

   Demandante: SOCIEDAD HELLENICA S.A.

   Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercer Interesado: SOCIEDAD JAFER LIMITED.

   1.2. La demanda.

   Hellenica S.A., quien es titular del registro de la marca SENSITIVA by Radiant destinada a distinguir productos de la clase 3 de la nomenclatura oficial, demanda la nulidad de la Resolución N° 27315 de 28 de octubre de 1997, mediante la cual se concedió el registro de la marca SENTIVA, solicitada el 15 de abril de 1997 por la sociedad Jafer Limited para amparar productos de la clase 5.

   La actora expresa que se han violado los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Señala que se desconoció la Normativa Comunitaria al otorgarse el registro de una marca confundible con otra que gozaba de registro previo y que es de propiedad de un tercero. Que el signo SENTIVA es confundible con la marca SENSITIVA by Radiant de propiedad de Hellenica S.A. ya que ambas marcas están destinadas a distinguir productos idénticos; además que la marca previamente registrada, aunque se conforma de tres palabras, tiene como elemento caracterizante la expresión SENSITIVA; que es precisamente la que se reproduce y se imita con la marca solicitada SENTIVA, por ello procede realizar la comparación sobre estos términos, “lo cual no es sino aplicación de la regla según la cual son las semejanzas lo que determina la confusión y no sus diferencias”.

   En este sentido considera la actora que las expresiones SENSITIVA y SENTIVA despiertan prácticamente la misma impresión de conjunto, ya que “las tres primeras letras y las últimas cuatro son idénticas y se encuentran dispuestas en idéntico orden; sus sonidos vocálicos son idénticos; la primera y sus dos últimas sílabas son idénticas; la sílaba tónica es coincidente, y la sílaba central de la primera, que se suprime en la segunda, pasa prácticamente desapercibida al primer golpe de vista. El riesgo es pues evidente”.

   Concluye que el signo SENTIVA no es registrable ya que no cumple con uno de los tres requisitos indispensables para acceder al registro de marcas como es el de la distintividad.

   1.3. Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda exponiendo los siguientes argumentos:

   Expresa que pese a que en el cotejo de marcas debe observarse la totalidad de los elementos que conforman las marcas en conflicto, esta regla tiene su excepción al tratarse de marcas farmacéuticas, en donde el uso de prefijos de uso común es frecuente.

   Al efectuar el análisis de confundibilidad del signo SENTIVA y la marca SENSITIVA by Radiant, se concluye que tienen una estructura diferente ya que el primero se compone de siete letras, mientras que el segundo de dieciocho letras, lo cual evidencia que poseen una estructura visualmente distinta.

   En lo referente a la identidad o similitud entre los productos en conflicto expresa que la marca SENSITIVA by Radiant ampara productos de la Clase 3, mientras que la marca SENTIVA distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y en este punto aclara que no todos los productos de la clase 5 están al alcance del consumidor medio sino de uno especializado.

   De manera que la Superintendencia de Industria y Comercio no encontró que se vulnere derecho alguno y consideró que el signo es registrable por cumplir con todos los requisitos que la Normativa Comunitaria exige y por no incurrir en ninguna causal de irregistrabilidad.

   El tercer interesado contestó la demanda expresando que por medio de la Resolución N° 27315 de 28 de octubre de 1997, se otorgó el registro de la marca SENTIVA (nominativa).

   Que la sociedad Jafer Limited obtuvo el registro de la marca solicitada para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y opina que al “ser el registro la fuente del derecho de uso de una marca, una acción de nulidad que busque invalidar el registro es evidentemente atentatoria contra el “uso” y “goce” pacífico que se tiene sobre la marca, ya que dichas facultades se derivan del registro marcario”.

   Agrega que las marcas SENTIVA y SENSITIVA by Radiant, han coexistido en el mercado “desde hace más de 5 años” distinguiendo productos comprendidos dentro de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, y que la Sociedad Hellenica S.A. “no presentó oposición al registro de la marca SENTIVA dentro del término legalmente establecido para tales efectos, como consta en el expediente N° 96 019647, sino que había aceptado coexistir pacíficamente con la marca SENTIVA de Jafer Limited.”

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

   Como la solicitud de registro de la marca SENTIVA fue presentada el 15 de abril de 1997, y por ser pertinente dentro...