PROCESO No. 80-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 80-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 96 y 107 eiusdem.

Parte actora: sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

Caso: denominación “CANTUS”.

Expediente N° 2001-00037 (6785).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, ocho de junio del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 81 y literal a) del artículo 83 de la decisión 344”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de mayo de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT “solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ‘CANTUS’ ”; que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se formularon observaciones por parte de terceros”; que “la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 2955 de 21 de febrero de 2000 por medio de la cual negó el registro para la marca ‘CANTUS’ en la clase 5ª internacional …”; que “Dicha resolución se fundamentó en la confundibilidad existente entre las marcas ‘LANTUS’, propiedad de la sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT., y la marca ‘CANTUS’ solicitada por BASF AKTIENGESELLSCHAFT., en forma tal que podía inducir al publico (sic) a error”; y que “Contra la citada Resolución la actora a través de apoderado interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso interpuesto, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación, del mismo modo la Superintendencia resolvió la apelación interpuesta confirmando la resolución impugnada, acto mediante el cual se agotó la vía gubernativa”.

   El texto de la demanda precisa que “El diez (10) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999), el … apoderado de BASF AKTIENGESELLSCHAFT, presentó una solicitud de registro para la marcan (sic) CANTUS en la clase quinta (5ª) internacional, para distinguir los siguientes productos: funguicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas todos para usar en la agricultura”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa sobre el alegato de la parte actora, según la cual, “se violó el artículo 81 de la Decisión 344 … La Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha sido reiterativa en afirmar que para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir las condiciones de ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, esto conlleva que la marca ‘CANTUS’ solicitada por la parte actora y negada a registro por los actos aquí impugnados, tiene toda la vocación de registrabilidad por cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos en el artículo 81 para que la misma sea considerada como marca”; ya que “en lo concerniente al requisito de Perceptibilidad la marca CANTUS posee ciertos perfiles definidos que permiten distinguirla o diferenciarla de otras, entonces tenemos que es perceptible por cuanto la misma es susceptible de ser apreciada por los sentidos, es decir, que el consumidor está en condiciones de apreciarla, captarla o distinguirla”; que “es distintiva ya que la función esencial de la marca es diferenciarse de productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los reconozca. Insiste en que la marca ‘CANTUS’ posee el requisito de la distintividad por cuanto ella ha servido en el comercio nacional e internacional para identificar herbicidas, funguicidas, pesticidas e insecticidas para usar en la agricultura”; y que “la marca ‘CANTUS’ es susceptible de ser representada en forma material para que el consumidor a través de los sentidos la perciba, la conozca y la solicite, por tanto esta cumple con el requisito de ser representada gráficamente ya que la misma es una palabra susceptible de ser identificada a través de la visión, por esto la marca ‘CANTUS’ tiene toda la vocación de registrabilidad dado que cumple a cabalidad con todos los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344”.

   El consultante informa además que la actora se fundamenta en “el literal a), del artículo 83 de la Decisión 344 …”, y que, a su juicio, “1°- No existe identidad entre las marcas ‘CANTUS’ solicitada y ‘LANTUS’ registrada. 2°- La vocación de registrabilidad de la expresión ‘CANTUS’ como marca no se pierde, por cuanto dicha marca puede coexistir con la marca ‘LANTUS’ en el mercado nacional e internacional sin generar confundibilidad en el publico (sic) consumidor. 3°- El riesgo de confusión entre la marca ‘CANTUS’ y la marca ‘LANTUS’, se elimina dado el grado de especialidad de los productos identificados con una y otra marca. La marca ‘LANTUS’ se encuentra registrada y limitada a distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias, es decir que son productos directamente dirigidos al consumo animal y humano en tanto que la marca ‘CANTUS’ fue solicitada para distinguir específicamente insecticidas, herbicidas, pesticidas y funguicidas para uso en la agricultura, es decir que no son productos que están dirigidos ni al consumo humano ni animal. Es claro que los productos que identifican una y otra marca son sustancialmente diferentes”.

   En la demanda se argumenta además que “Aún en el evento de predicar una similitud, la vocación de registrabilidad de la expresión CANTUS como marca no se pierde, por cuanto dicha marca puede coexistir con la marca LANTUS en el mercado nacional e internacional sin generar confundibilidad en el público consumidor”; que “El público consumidor a través del transcurso del tiempo ha distinguido el origen empresarial de los productos distinguidos con la marca CANTUS”; que “Mientras que los productos distinguidos con la marca LANTUS están directamente dirigidos al consumo de humanos y animales, los productos distinguidos con la marca CANTUS están dirigidos únicamente a la agricultura, siendo ésta su única y verdadera destinación”; que “Los canales de distribución de los productos marca CANTUS impiden aún más que se pueda presentar un grado de confusión con los productos distinguidos por la expresión LANTUS”; que “los productos CANTUS no pueden ser comercializados en los mismos establecimientos en donde se comercializan los productos identificados con la marca LANTUS”; que “Los productos identificados con la marca CANTUS no son sustitutos ni intercambiables con los productos que se identifican con la marca LANTUS, pues quien requiere un medicamento, no puede suplir esta necesidad con un producto para la agricultura, ni viceversa”; que “La administración … seccionó cada una de las marcas para efectuar el respectivo cotejo, afirmando que las mismas sólo se diferenciaban en la letra inicial L y C, no dando relevancia al conjunto general de las marcas, aspecto esencial y preponderante en el cotejo marcario”; que “De haberse efectuado el análisis de las marcas en su integridad se habría llegado a la inequívoca conclusión de que la marca solicitada CANTUS no es confundible a la marca LANTUS …”; que “la expresión CANTUS se diferencia de la expresión LANTUS en su inicio por letras que son suficientemente distintivas entre sí y de pronunciación totalmente diferente”.

   La demandante manifiesta asimismo que “los productos para los cuales fue registrada la marca LANTUS, productos veterinarios y farmacéuticos, se presentarán en el empaque habitual para estos productos, es decir cajas o tarros pequeños. Los productos para los cuales fue solicitada la marca CANTUS, herbicidas, insecticidas y funguicidas, tienen una presentación totalmente diferente a las drogas, pues usualmente están contenidos en bultos, y atomizadores”; que “Existe falsa motivación en la (sic) Resoluciones aquí demandadas, cuando se afirma que a pesar de que los productos identificados por la marca LANTUS se encuentran relacionados con los productos que pretende identificar la marca CANTUS”; que “… existe ausencia de motivación al no entrar la administración a estudiar las consideraciones hechas en el recurso encaminadas a afirmar que los productos que distingue la marca solicitada CANTUS y la registrada LANTUS no tienen la misma finalidad la misma naturaleza y los mismos canales de comercialización y distribución. No se entiende cómo, sin hacer este previo análisis pudo entonces deducir la administración que los productos distinguidos por la marca LANTUS se relacionan con los productos distinguidos con la marca CANTUS”.

   En el texto de reforma de su demanda, la actora indica que “el consumidor al cual van dirigidos los productos distinguidos con la (sic) marcas CANTUS y LANTUS es un consumidor especializado, dado el alto grado de especialidad de los funguicidas, herbicidas e insecticidas, por un lado, y de los productos farmacéuticos, por el otro lado”; que “La especialidad en los consumidores … hace que sea aún mas (sic) difícil predicar riesgo de confusión entre las marcas, por ser tan...