PROCESO No. 72-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 72-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED.

Caso: marca “ARRONEX”.

Expediente Interno: Nº 6475-LRO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, primero de junio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a), d), y e) de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de mayo de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   En la demanda formulada por la mandataria de la sociedad SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED se alega que “El 24 de julio de 1996 DUPOCSA, PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. presentó la solicitud de registro de la marca denominada ARRONEX destinada a proteger todos los productos de la clase internacional N° 5”; que “Dentro del término correspondiente, el 15 de diciembre de 1997, mi representada … presentó observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación ARRONEX”, ya que “es propietaria de las marcas ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’, registrada (sic) en el Ecuador y en otros países, para proteger clase (sic) internacional (sic) No. 5”; que “DUPOCSA, PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. NO contestó la observación propuesta por mi representada, lo cual demuestra que no tuvo interés en defender su marca”; y que “mediante Oficio Ministerial N° 972958 de 13 de septiembre de 1999 (sic), el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, resuelve rechazar la observación … y conceder el registro de la marca ARRONEX …”.

   En el escrito de contestación a la demanda presentado por el mandatario especial para asuntos de la Propiedad Industrial de DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., se sostiene que “Mi representada … el 26 de febrero de 1998, contesta la sui géneris observación al registro de la marca ‘ARRONEX’, que en lo principal se fundamentó en … argumentos de hecho y de derecho …”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que la actora impugna el acto “mediante el cual el Director Nacional de Propiedad Industrial … resolvió rechazar la observación a la solicitud de registro No. 70372-96, de la marca ARRONEX, para proteger productos de la clase internacional No. 05, que ésta (sic) resolución es ilegal por cuanto la marca solicitada está registrada por su representada en Ecuador y en varios países, que la marca solicitada protege artículos de la misma clase y naturaleza, que la marca solicitada es idéntica auditiva, fonética y visual (sic) a la marca APRANAX de su representada Syntex Pharmaceuticals International, que la coexistencia de la marca solicitada y la marca registrada por su representada, por su extrema similitud causaría confusión directa e indirecta en el público consumidor, que la marca solicitada no cumple con los requisitos de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   El Tribunal observa que la actora alega en su demanda que “La marca ARRONEX constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción y no es susceptible de representación gráfica dada la existencia anterior de las marcas ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’ de mi representada”; que “La marca ARRONEX es extremadamente similar a las marcas ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’ de propiedad de mi representada, por lo cual la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos indentificados (sic) con dicha denominación”; que “Las marcas en controversia protegen productos comprendidos en la misma clase internacional No. 5, lo cual acentúa aún más el riesgo de confusión entre ellas”; que “… resulta imperativo proteger el carácter distintivo de las marcas ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’ de propiedad de mi representada”; que “Cabe señalar que entre las marcas en conflicto existe ‘extremada semejanza auditiva, fonética, visual’, por lo que su coexistencia ocasionaría error o confusión para el público consumidor”; y que habiendo “la extremada similitud entre las marcas en controversia, la solicitud de registro N° 70372-96 contraviene expresamente lo dispuesto en el Art. Artículo (sic) 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena…”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Informa el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber observado las formalidades de Ley 3. Se concede la denominación ARRONEX por no contravenir lo dispuesto en el art. 83 literal a), de la Decisión 344 …”.

   El Tribunal observa que, en su escrito de contestación, el Director Nacional de Propiedad Industrial sostiene que “Comparadas las marcas en su conjunto y desde el punto de vista gráfico visual y fonético-auditivo podemos concluir que la marca solicitada ARRONEX y las marcas del observante APRANAX y APRONAX no son semejantes al punto de producir confusión en los consumidores”; que “La marca solicitada ARRONEX es lo suficientemente distintiva a fin de diferenciar en el mercado sus productos de los productos comercializados con las marcas del observante”; y que “Por lo expuesto y por no contravenir al Art. 83 literal a) de la Decisión 344 … la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió Rechazar la observación y conceder el registro de la marca denominada ARRONEX solicitada por la compañía DUPOCSA, PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.”.

   2.2. El consultante informa que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual “Propone las siguientes excepciones 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Se ratifica en la solicitud No. 70372-96 pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Termina solicitando se rechace la demanda”.

   2.3. Según el consultante, el Procurador General del Estado contesta la demanda señalando que “corresponde al representante legal del I.E.P.I., comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada y señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales”.

   2.4. El consultante agrega que, en su escrito de contestación, el tercero beneficiario “Opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Improcedencia de la demanda 3. legalidad de la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial. Termina solicitando el pago de costas daños y perjuicios y solicita se le provea favorablemente”.

   El Tribunal observa que el mandatario especial de DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. alega, en su escrito de contestación, que “La Doctrina y la jurisprudencia internacional del Derecho de Marcas coinciden en que las marcas no deben ser analizadas en forma fraccionada, es decir, en este caso concreto, deben ser analizadas desde la globalidad de sus elementos. De esta manera, atendiendo a la estructura de las denominaciones de las marcas, se establece que no son idénticas ni análogas, son diferentes …”; que “Desde la totalidad de sus elementos sin descomposiciones matemáticas ni aisladas de sus partes, donde la estructura global de conjunto prevalece sobre sus partes consideradas aisladamente, tomando en cuenta al comprador normal y común ni especialmente perspicaz, ni torpe en extremo, podemos apreciar y concluir que las marcas compuestas de las denominaciones ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’ son totalmente diferentes gráfica, fonética y conceptualmente a la marca ‘ARRONEX’ de propiedad y uso exclusivo de DUPOCSA, PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.”; que “… podemos apreciar y concluir que el consumidor ecuatoriano diferenciará los orígenes empresariales de los productos de cualquier incompatibilidad de marcas, PUESTO QUE LOS PRODUCTOS DEL ACTOR SON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, mientras que la marca ‘ARRONEX’ de mi Representada, identifica especialmente … HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, FUNGICIDAS HEMATICIDAS, MATAMALEZAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, que no tiene afinidad ni conexión competitiva con las marcas del actor”.

   Añade el demandado que “… no existe la posibilidad de confusión o error en el público consumidor ecuatoriano entre las marcas en conflicto, porque existe diferencias gráficas...