PROCESO 64-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 64-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00126 (7880). Actor: AVENTIS PHARMA S.A. Marca: “GORMELOX”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de mayo del 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1.1. Las partes:

   Demandante: AVENTIS PHARMA S.A.

   Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: VARCAL LTDA.

   1.2. Hechos Relevantes.

   Los hechos.

   El 2 de octubre de 1996 la Sociedad VARCAL LTDA. solicitó el registro de la marca GORMELOX. Ante ello la Sociedad ROUSSEL UCLAF, titular en ese momento de la marca ORELOX, presentó observación contra la mencionada solicitud por estimar que la marca GORMELOX era confundible con su marca ORELOX previamente registrada en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La Oficina de Marcas consideró que entre las marcas GORMELOX y ORELOX no existían similitudes como para inducir al público a error, por lo que declaró infundada la oposición y se concedió el registro solicitado.

   La Sociedad ROUSSEL UCLAF, inconforme con la decisión anterior, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación con el objeto de que dicha decisión fuese revocada.

   La Oficina de Marcas confirmó la decisión y concedió el registro de la marca GORMELOX.

   La Sociedad AVENTIS PHARMA S.A., no actuó como observadora en el proceso de registro de la marca GORMELOX, ya que quien objetó el registro fue la Sociedad ROUSSEL UCLAF, pero hoy en día sí se encuentra legitimada para hacerlo por ser la actual titular de la marca ORELOX.

   La demanda.

   Conforme al informe enviado por el Juez Consultante, la actora expuso los siguientes argumentos a fin de demostrar que las marcas ORELOX Y GORMELOX sí son confundibles:

   Desde una perspectiva de conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, los signos en conflicto despiertan una impresión de conjunto muy similar.

   Luego de realizar un cotejo visual entre los signos ORELOX y GORMELOX se puede evidenciar que “de las ocho letras que conforman la marca GORMELOX, seis de ellas O, R, E, L, O y X, las cuales tienen casi la misma ubicación, son tomadas de la marca ORELOX. Esto significa que la marca GORMELOX reproduce o contiene totalmente a la marca ORELOX.” Además, menciona que ambas marcas poseen tres sílabas, que la raíz de las denominaciones observadas es casi idéntica GOR y OR y que la desinencia es idéntica LOX y LOX.

   Que desde el punto de vista fonético observa que ORELOX y GORMELOX tienen la misma secuencia vocálica lo que produce una pronunciación muy similar, y además la sílaba tónica es idéntica y está ubicada en el mismo lugar. Por lo antes expuesto concluye que es claro que los signos comparados son confundibles desde el punto de vista fonético y visual.

   La contestación a la demanda.

   Según el mismo informe enviado por el Juez Consultante:

   La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda manifestando que con la expedición de las Resoluciones N° 32484 de 26 de diciembre de 1997, y N° 34332 del 25 de octubre del 2001, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en el Ordenamiento Comunitario Andino.

   Manifiesta que “no es cierto que la administración haya omitido efectuar el análisis de confundibilidad al declarar infundada la observación y conceder el registro de la marca ORELOX.”

   Pese a que los signos en conflicto GORMELOX y ORELOX están destinados a distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura oficial, luego de comparados se puede concluir que no existen semejanzas capaces de inducir al público consumidor a error y, consecuentemente, estos signos pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

   Expresa que del examen de los signos GORMELOX y ORELOX se evidencia que existen diferencias de orden ortográfico, fonético y visual; en lo referente al punto de vista ortográfico destaca que entre las expresiones existen notables diferencias ya que la primera contiene un número mayor de letras y sus sílabas son distintas; en consecuencia, no se podrá afirmar que existe similitud fonética entre ellas; con respecto a que los signos en conflicto tienen en común el sufijo LOX, éste se configura como elemento secundario.

   Como en este caso se trata de marcas comprendidas dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, referentes a productos farmacéuticos, destaca lo expresado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina en el sentido de que “las palabras de uso común no deben entrar en la comparación, lo cual supone una excepción al principio de que el examen comparativo ha de tender una simple visión de conjunto de los signos enfrentados…”.

   Según consta en la información brindada por la oficina de sistemas de la Superintendencia de Industria y Comercio se evidencia que existen actualmente varias marcas registradas en la clase 5 que comparten la desinencia LOX. Consecuentemente, el signo GORMELOX es registrable pues cuenta con distintividad suficiente para ser considerada marca.

   El tercer interesado no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

   El consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, además de los 134 y 136 de la Decisión 486, sin precisar acerca de los literales que deben ser considerados en cada artículo.

   En vista de que la solicitud del registro de la marca GORMELOX se presentó el 2 de...