PROCESO 33-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 33-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71 y 72, literales a) y b), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno N° 1678-LR. Actor: BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 30 de marzo de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1.1. Las partes:

   Demandante: BAVARIA S.A.

   Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   1.2. Hechos relevantes.

   1.1. La demanda.

   El 15 de octubre de 1993 BAVARIA S.A. solicitó el registro como marca del signo “FORMA DE BOTELLA”, para proteger productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Oficio N° 010304 de 13 de julio de 1994 formuló objeciones a la solicitud de registro, las que fueron contestadas con fecha 3 de agosto de 1994 dentro del término concedido.

   El 16 de enero de 1995, a través de la Resolución N° 14445, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió ratificarse en el contenido del Oficio N° 010304, y no dio curso a la solicitud de registro del signo referido.

   En la contestación al rechazo a la solicitud de registro BAVARIA S.A. presentó las siguientes consideraciones:

   - El signo solicitado para el registro, y que está siendo comercializado bajo la marca COLA & POLA, es utilizado de manera exclusiva por BAVARIA S.A.

   - La forma de botella sobre la que se solicita el registro de marca no ha sido utilizada con anterioridad por ninguna otra persona, por lo que no debe considerarse como una forma genérica o usual del producto o del envase y, además, contiene “variaciones novedosas con líneas y formas externas que contribuyen a destacar la etiqueta que se coloca sobre la botella, y son, distintivas, individualizadoras y singulares.”

   - No se trata de una forma necesaria del producto. Se destaca el hecho de que en el mercado ecuatoriano existen varios diseños de botella para distintas clases de bebidas y ninguno es semejante al que BAVARIA S.A. solicitó para registro, es decir, que no se está contraviniendo lo establecido en el artículo 82, literal b), de la Decisión 344.

   - No constituye una forma usual ya que, en el supuesto de que así lo fuese, la mayoría de los empresarios dedicados a la fabricación de bebidas la emplearían para sus productos “y si, eventualmente, en otro país del mundo existiera un envase semejante, no quiere decir que represente una forma usual y que no pueda ser registrada.”

   - Con el rechazo del signo solicitado para su registro como marca se ocasiona a BAVARIA S.A. “un grave perjuicio, puesto que cualquier persona podría emplear o usar la misma forma de botella para envasar sus productos induciendo a una confusión al consumidor que relacionaría inmediatamente al mirar esa botella con la marca COLA & POLA, y como proveniente de BAVARIA S.A., beneficiándose de este modo, del prestigio y reconocimiento adquirido en el mercado.”

   Además, la Resolución que impugna carece de toda motivación, ya que el Director Nacional de Propiedad Industrial omitió considerar los siguientes hechos relevantes:

   1. El signo solicitado para registro, “está destinado comercializar una bebida de consumo masivo como es aquélla identificada con la marca COLA & POLA, convirtiéndose en una marca súper notoria y por tanto su envase, que también es una marca, súper notoria, pero no por ello se convierte en una forma genérica o usual para bebida”.

   2. Las formas de los productos o sus envases son perfectamente registrables según la Legislación Andina y Nacional.

      Destaca que el signo solicitado para su registro no constituye una forma usual del producto o del envase que identifica, ya que no existe en el Ecuador ninguna otra empresa que haga uso de un envase similar para la comercialización de la mencionada clase de productos ya que, por otro lado,: “el tipo de envase no es único ni necesario para que en él se pueda envasar bebidas no alcohólicas o alguna otra bebida.”

      Finalmente expresa: “La Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la cual recurro, finalmente, es ilegal, en razón de que primero usó un criterio o fundamento para informar al solicitante que no continuará con el trámite, y luego resolvió no continuar en base a otro fundamento. En efecto, de acuerdo con las normas aplicables de Propiedad Industrial, para el rechazo definitivo de una marca, se debe comunicar previamente al solicitante para que presente sus argumentos de descargo. Luego de ello la administración podrá resolver sobre el rechazo o no de la solicitud, pero respecto del mismo, supuesto, impedimento o fundamento de la irregistrabilidad.”

      1.2. La contestación a la demanda.

      Según consta en el Oficio N° 111-TCA-DQ-1S-LR de 1 de marzo del 2005, enviado por la corporación consultante:

   1. El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó a la demanda.

   2. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones:

      - Legalidad y validez de la Resolución impugnada, por guardar conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial.

      - Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad.

   3. El Procurador General del Estado adujo las siguientes excepciones:

      - La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      - Falta de legítimo contradictor e ilegitimidad de personería, “pues siendo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una dependencia del Ministerio de Industrias, la demanda debió citarse al titular de esa Secretaría de Estado”.

      - El acto impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho.

      - Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

   Las normas cuya interpretación prejudicial solicita el consultante son los artículos 81 y 82, literales a) y b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Sin embargo, en vista de que la solicitud del registro del signo “FORMA DE BOTELLA” se realizó el 15 de octubre de 1993, es decir, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 71 y 72 literales a) y b) de dicha Decisión; además se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   Decisión 313

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 72

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

2. Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)

Decisión 344

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión

.

3. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.

4. Consideraciones.

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: aplicación de la ley comunitaria en el tiempo; requisitos para el registro de las marcas; clases de marcas; irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio; el signo tridimensional y las características para su registrabilidad; motivación de los actos administrativos referentes a marcas.

   4.1. La aplicación de la ley en el tiempo.

   De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno N° 1678-LR, se desprende que la solicitud de registro de la marca Forma de Botella fue presentada en el mes de octubre de 1993, es decir, durante la vigencia de la Decisión 313 por lo que en lo que se relaciona con...