PROCESO No. 59-IP-2005

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 59-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93, 96 y 128 eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL.

Caso: marca “ANDERCOL S.A. y figura”

Expediente: N° 1175-2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticinco de mayo del año dos mil cinco.

VISTOS

La providencia dictada el 10 de diciembre de 2004, en el expediente N° 1175-2004, por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (folio 72), en la cual se declara que “a criterio de este Colegiado Supremo resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a: I) cual es la correcta interpretación de los artículos ochentitrés inciso ‘b)’ y ciento trece inciso ‘a)’ de la Decisión trescientos cuarenticuatro … II) cual es la debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis y III) cual es la interpretación que ha efectuado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la ‘conexión competitiva’ o similitud entre productos o servicios de clases diferentes; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos procesales …”, recibida en este Tribunal en fecha 25 de abril de 2005 junto al expediente de la causa, enviado en anexo a la providencia citada y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones:

  1. De la demanda y otros escritos

    1.1. Cuestión de hecho

    Del texto de la demanda contencioso administrativa formulada por el representante de la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se desprende que “Con fecha 07 de julio del 2000, la firma Adhercol E.I.R.Ltda. solicitó ante el INDECOPI la nulidad del registro N° 44096 correspondiente a la marca de producto ‘ANDERCOL’ (sic) en la clase 01 …”; que “Con fecha 18 de octubre de 2000 … ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, presentó ante el INDECOPI el recurso de contestación a la nulidad interpuesta …”; que “La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, con fecha 27 de febrero del 2001, expidió la Resolución No. 001681-2001/OSD-INDECOPI en la que declaró FUNDADA la acción de nulidad … y … ANULA el registro N° 44096 correspondiente a la marca ANDERCOL S.A. Y FIG. en Clase 01 …”; que “Con fecha 28 de marzo del 2001, la firma ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL … interpuso Recurso de Apelación contra la Res. No. 001681-2001/OSD-INDECOPI”; y que “El Tribunal del INDECOPI, con fecha 14 de septiembre del 2000 emitió la Resolución No. 1265-2001/TPI-INDECOPI (cuya nulidad se solicita) confirmando la resolución de primera instancia en el extremo de declarar fundada la acción de nulidad …”.

    La Resolución No. 1265-2001/TPI-INDECOPI de fecha 14 de septiembre de 2001, emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Mediante Resolución Nº 1681-2001/OSD-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad …”, ya que “La marca ANDERCOL S.A. y figura, cuya nulidad se pretende, fue otorgada el 9 de marzo de 1998, durante la vigencia de la Decisión 344 … por lo que la nulidad debe analizarse a la luz de estas normas”, que “La marca ANDERCOL S.A. y figura se otorgó en contravención de lo dispuesto por los artículos 83 incisos a) y b) de la Decisión 344, por lo que se encuentra comprendida en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 113 inciso a) de la Decisión 344 …”; que “la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca”; que “en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad”; y que “al tiempo del registro de la marca de producto ANDERCOL S.A. y figura … (9 de marzo de 1998), las normas vigentes eran la Decisión 344 …”. En lo que se refiere al examen de los signos en disputa, la Resolución precisa que “… atendiendo a que tanto el nombre comercial como la marca registrada de la accionante y la marca materia de nulidad constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto”; que “la dimensión más característica en la marca mixta de la accionante es el aspecto denominativo”; que “En el caso del nombre comercial … la Sala considera que la dimensión más característica del mismo, es el aspecto denominativo”; que “En el caso de la marca mixta registrada se aprecia que tienen la misma relevancia tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo”; que “Entre la marca materia de nulidad ANDERCOL S.A. y figura y la marca ADHERCOLA y figura registrada a favor de la accionante … la Sala considera que no existe riesgo de confusión entre ambas marcas”; que “Entre la marca materia de nulidad ANDERCOL y figura (sic) y el nombre comercial ADHERCOL E.I.R.Ltda. y logotipo … la Sala concluye que … no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión indirecta al público consumidor, ya que podría pensar que los productos que distingue la marca ANDERCOL S.A. (sic) provienen de la empresa identificada con el nombre comercial ADHERCOL E.I.R.Ltda.”; y que “el registro de la marca ANDERCOL S.A. (sic) fue concedido contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 83 inciso b) de la Decisión 344 …”, por lo que decide “REVOCAR la Resolución Nº 1681-2001/INDECOPI/OSD de fecha 27 de febrero del 2001 en el extremo que declara fundada la acción de nulidad interpuesta por Adhercol E.I.R.Ltda. en base a su marca registrada ADHERCOLA y figura, contra el certificado Nº 44096 correspondiente a la marca de producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de Anhidridos y Derivados de Colombia S.A.”; y “CONFIRMAR la Resolución Nº 1681-2001/INDECOPI/OSD de fecha 27 de febrero del 2001 en el extremo que declara fundada la acción de nulidad interpuesta por Adhercol E.I.R.Ltda. en base a su nombre comercial ADHERCOL E.I.R.L., contra el certificado Nº 44096 y, en consecuencia, declarar NULA la marca de producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de Anhidridos y Derivados de Colombia S.A. Andercol para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial”.

    Según el “RESUMEN DEL EXPEDIENTE N° 1175-2004”, la acción contencioso administrativa en referencia fue formulada por la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Procurador del Estado, y contra ADHERCOL E.I.R.I.L. (PERU), a efectos de que “Se declare la NULIDAD de la Res. 1265-2000/TPI-INDECOPI del 14.09.01, que confirmó la Res. 1681-2001/INDECOPI/OSD en el extremo que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por la codda ADHERCOL EIRL en base a su nombre comercial ADHERCOL EIRL contra el Certificado 44096, y en consecuencia declara NULA la marca del producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de la actora”.

    Agrega el Resumen citado que, a juicio de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú, “las pruebas aportadas por la actora … no han sido debidamente valoradas por las instancias administrativas, resultan suficientes para acreditar que la actora no actúo (sic) como (sic) mala fe al solicitar el registro de su marca ANDERCOL S.A. (sic), toda vez que con los certificados de fs. 28 a 32 acredita ser titular de la marca impugnada en Colombia desde 1986 con anterioridad a la utilización del nombre comercial ADHERCOL EIRLtda., de propiedad de la co-dda que la emplea desde el 7.9.90; además se colige de los medios probatorios que los productos son distintos, siendo para el caso de la dte de productos brutos (productos químicos destinados a la industria de la ciencia, fotografía, horticultura, silvicultura etc) destinadas a una ulterior fabricación industrial cuya adquisición está reservada a fabricantes; mientras que los de la co-dda son productos terminados (cola sintética y demás) para la venta al público, moviéndose uno (sic) y otros por distintos canales de comercialización que al ser diferentes permite arribar a la conclusión que los primeros serán vendidos en grandes cantidades a empresas industriales en tanto que los segundos adquiridos habitualmente por consumidores particulares para uso doméstico y que si bien es cierto ambos signos distinguen productos de la clase 1 de la N.O; también lo es, que al no existir canales de comercialización competitivamente conexos, por su lugar de expedición y la forma de verificarse los mismos, en el caso de autos, el fenómeno conocido como riesgo o confusión no se presenta puesto que las áreas comerciales de los productos distinguidos por los signos en pugna son notoriamente autónomas, resultando razonable asumir que la coexistencia pacífica en el mercado de los signos en conflicto es posible al no existir similitud alguna en los productos que distinguen ambas denominaciones”; que del “examen comparativo desde una perspectiva de conjunto se advierte que presentan en el plano gráfico un defecto (sic) visual distinto y en el conceptual, al no poseer significado alguno, serán percibidos por los consumidores como denominaciones forjadas o de fantasía, más (sic) no ocurre lo propio desde el punto de vista...

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